美国专利诉讼及337程序应对指南—美国多方复审程序（IPR）

一、 美国无效程序介绍

在美国法律体系中，专利无效化的机制主要分为两种途径：行政程序和司法程序。行政程序由美国专利和商标局（USPTO）管辖，而司法程序则由美国联邦法院管辖。相比昂贵且漫长的司法程序而言，无效程序通常更快也更便宜，因此大多数时候，被诉侵权方会优先选择行政程序来无效原告专利，同时诉讼法院通常也愿意暂停诉讼进程来等待无效程序的结果。

⚫ 行政程序：
- 单方再审查程序（ Ex Parte Reexamination, EPR）
- 授权后审查程序（ Post-Grant Review, PGR）
- 多方审查程序（ Inter Partes Review, IPR）
- 商业方法复审程序（ Covered Business Method Review, CBMR）（现已终止使用）

⚫ 司法程序：
- 通过法院提起的独立的确认专利无效的宣告判决诉讼。
- 在专利侵权诉讼中作为反诉提出的专利无效反诉。
- （准司法程序）在337调查程序中请求行政法官裁决专利无效。

(一) 单方再审查程序（EPR）

任何人都可以对专利权的有效性提出质疑，提请专利商标局对专利权的再审查。再审查程序启动以后，无法放弃或撤回该程序，该申请人也无法继续参与到后续的审查中，完全由专利商标局依职权对专利权效力进行审查。单方再审查制度不会对申请 人产生禁反言的效力，申请人依然可以依据相同的证据和理由向法院提起诉讼，由法院对专利权效力进行判断。

1. 请求时限与费用

任何个体、企业或政府机构均可在专利公告后向USPTO提交EPR基于无效化的申请，并需支付规定的审查费用。总共费用一般在三万美元之内。

2. 请求文件与流程

EPR申请需包含意见陈述书、要求重新审查的专利权利要求及相关文献。在递交EPR申请后的三个月内，审查官需评估是否存在对专利有效性的“实质性新问题” 。基于此评估，USPTO决定是否启动复审程序。

进入EPR程序后， 专利权人至少被赋予两个月的答复期限，以提供必要的解释或对权利要求进行修改。专利权人答复后，申请方有权就该回复再次发表意见。在整个审查过程中，专利权人被允许对权利要求作出调整或新增，以应对潜在的负面指控，但不得扩大专利保护范围。最终关于专利权有效性的决定，由USPTO作出。

3. 当事人上诉

若专利权人对 EPR 程序中审查官驳回其权利要求的决定有异议，可在规定期限内向专利审查上诉委员会（PTAB）提起上诉。若对PTAB的裁决不满，可进一步向联邦巡回上诉法院（CAFC），乃至联邦最高法院提起上诉。

概括而言， EPR 程序是由第三方提起的，旨在对已授权专利进行重新审查的程序。第三方须在程序启动时提出充分证据。一旦审查官认为证据确凿，便启动 EPR 程序，此时第三方不再参与后续过程。此过程在本质上类似于常规的专利审查流程，专利的无效判决与申请驳回具有相似性质。

此外，EPR 还具有可匿名提起、费用较低和立案率较高（90%以上） 和没有对申请人禁止反言的优点。其主要缺点在于无效申请人提交无效请求后，后续不能再参与到后续过程，因此成功无效所有权利要求的概率较低（10-20%）。但也有大约60-70%的的案件因为 EPR 程序导致一些权利要求被修改，从而降低了实施人的被诉侵权风险。

(二) 授权后复审程序（PGR）

授权后复审是由PTAB负责的一种专利无效审理程序，由于提起时间的限制，以及禁反言的后果，授权后复审在实践中使用的并不多。使用率低于 5%。

1. 请求时限

第三方（非专利权人）需在专利授权或再颁发的9个月内提出请求。

2. 请求文件、费用、与请求流程

PGR请求人可基于《美国法典》第35篇第282 条（b）（2）或（3）节规定的无效宣告理由提起请求，包括第101条的保护对象规定、第102条的新颖性要求、第103条的非显而易见性、第112条的记载要求等。

收到通知后，专利权人有3个月时间提出初步答复（ Preliminary Response），可主张现有技术非公开出版物、请求人论证不足或证据不充分等，建议 PTAB 不启动 IPR程序。初步答复后，PTAB应在3个月内决定是否启动无效调查，其决定不可上诉。

若 PTAB启动PGR，专利权人有3个月时间提交证据和答复，可修改权利要求，如取消受争议权利要求或提出替代权利要求，但不得扩大专利范围或引入新内容。同时，PTAB会为请求人提供至少一次提交书面意见的机会。程序一般在12个月内完成， 如有合理理由，可延长至18个月。最终， PTAB就质疑的权利要求的可专利性作出决定。

3. 禁反言原则

PGR规定禁反言原则，即在PGR中提出的专利无效理由和证据，不能在民事诉讼中以相同理由和证据质疑专利有效性。

(三) 多方复审程序（ IPR）

IPR亦由PTAB负责的专利无效审理程序，也是当事人最为常用的无效程序。需要注意的是，在联邦地区法院的专利侵权诉讼中提起 IPR 程序，必须在诉状送达后一年以内提起，否则PTAB不予立案。

1. 请求时限

第三方（非专利权人）可在以下时间后提出请求：(1)专利授权或再颁发后的 9 个月后；(2)若启动 PGR，则在 PGR 结束后。

2. 请求文件、费用、与请求流程

IPR请求人可基于现有技术无效专利权利要求的可专利性，即根据第102条的新颖性和第103条的非显而易见性。第101条的专利客体问题不能作为理由提 IPR。

请求人需提交请求书（明确当事方、受质疑的权利要求和证据）、支付费用（目前20项权利要求内为19,000美元，超出每增加一项收费 375 美元），并附上现有技术的副本等信息。请求书字数不得超过14,000 字。

收到通知后，专利权人有3个月时间提出初步答复，随后PTAB在3个月内决定是否启动无效调查。若PTAB启动IPR，专利权人可在3个月内提交证据和答复，进行权利要求修改。同时，PTAB将为请求人提供至少一次提交书面意见的机会。程序通常在12个月内完成，最长不超过18个月。最终， PTAB 就涉案的权利要求作出决定。

3. 禁反言原则。

与 PGR 一样，IPR 程序也规定了禁反言原则。

(四) 商业方法复审程序（CBMR）

CBMR主要针对商业方法专利，无效理由与PGR相同，同时在提起时间上与 IPR一致，即在专利授权日起9个月后或PGR结束后方可提起。CBMR 同样应向PTAB发起。

CBM的过渡期限是2012 年9月16日至2020年9月15日，现已终止适用。

(五) 司法程序

1. 管辖机构

由于美国专利法属联邦法，并由《美国法典》第35篇规定，专利诉讼案件仅由联邦地区法院管辖。

专利无效可以作为侵权诉讼的一部分或作为独立诉讼，在联邦地区法院进行。

专利案件，包括专利无效诉讼的一审案件，由美国联邦地区法院管辖，并可上诉至联邦巡回上诉法院，最终可以上诉至联邦最高法院。

2. 程序选择

通过司法程序无效专利包括以下两种：

(a) 确认专利无效的宣告判决诉讼（Declaratory Judgment Action）

一般情况下，和专利无效具有利害关系的人可以提起此种诉讼，如受到专利权人的侵权诉讼威胁的人可以提起该诉讼，同时提起该诉讼的原告需要提供证据来证明涉案专利无效。

(b) 专利侵权诉讼中的无效反诉

被诉侵权人可以在专利侵权诉讼中，对原告的专利提起专利无效抗辩或者提起专利无效的反诉。由于专利推定有效原则的存在，在专利侵权诉讼中，提起专利无效抗辩的被诉侵权人负有证明专利权无效的举证责任。联邦地区法院根据被诉侵权人提交的举证材料对专利的有效性进行判断， 同时审理专利侵权案件。

3. 无效理由与举证责任

对于专利有效性的挑战，司法程序不限制无效理由。除了新颖性和非显而易见性外，不属于专利法客体保护范围，专利说明书不支持权利要求，在申请专利时有欺诈意图、 故意不提交重要对比文献的不正当行为也均是较为常见的抗辩理由。

在举证责任上，由于专利推定有效，被诉侵权人通常具有较高的举证责任。一般而言，被诉侵权人需要提出清晰并有说服力（ clear and convincing）的证据（70%以上有利证据），而对比而言在 PTAB 处审理的无效行政程序只要求优势证据（51%以上有利证据）。

4. 司法程序的特点

直接向联邦地区法院提出专利无效请求的方法在时间、理由，证据形式上限制较少。但由于证据开示程序，其费用往往非常昂贵；同时，由于诉讼程序冗长，也会导致无效审查费时费力，尤其是陪审团来裁定可专利性问题时，由于普通公众缺少技术背景，往往更加拖延案件的进展。

二、 IPR 程序的流程

IPR 程序通常会持续18个月，自一方提交请求书起，直到PTAB出具裁定。IPR时间轴可参考下图：

(一) 提起申请

申请人对一件已经授权的专利提起无效申请，需准备的材料包括：

1. 请求书

请求书中应对一项美国已授权专利的一项或多项权利要求作出无效性论述。在IPR程序中，无效性论述必须基于权利要求的可预见性或显而易见性提出。篇幅不得超过14,000字。

同时应当注意，在联邦地区法院的专利侵权诉讼进程中向USPTO提起多方复审，必须在诉状送达后一年以内提起，否则PTAB不予立案。

2. 书面证据

申请人可以提交书面证据以支撑其无效论述，包括涉案专利文献副本、专利的诉讼历史、以及比对文献（例如其他专利、文章、文本等）。

3. 专家报告

申请人还可以提交相关领域的专家报告，而专家报告将对技术问题提供更有力度的证明。由于IPR程序是由经验丰富的专利法官审理，申请人在选择专家的同时，不仅应考虑其出具书面报告的能力，还应考虑其对具体技术领域的专业知识及处理交叉问询的能力。

(二) 申请日通知

通常在提交申请的一至两周后，PTAB的律师助理将对请求书进行审查。确认受理请求书后，PTAB将在申请日通知中指定请求书完成提交的正式时间。

(三) 专利权人初步答复

在收到申请日通知后的三个月内，专利权人应提交专利权人初步答复。答复中应说明其认为不应启动IPR程序的原因。同时可选择提交额外证据（专家声明等）。如果专利权人提供的证词显示双方就重要事实存在实质性争议，PTAB将从对申请人最为有利的角度来考虑此争议。

(四) 立案决定

在专利权人初步答复截止日期后的三个月内，PTAB将发布立案决定。通常情况下，立案决定会介绍受到挑战的专利和技术，对诉讼双方存在争议的权利要求条款进行解释，讨论无效申请人和专利所有人的主张等。

多方复审的立案率为大约60%。立案的标准是无效申请人有合理的可能性
（ reasonable likelihood）可以成功无效至少一个权利要求。

(五) 专利权人证据开示及专利权人答复

立案决定后进入为期三个月的专利权人证据开示期，专利权人通常会向无效申请人的专家录取证言。专利权人证据开示期结束后，专利权人将提交一份专利权人答复书，答复书中说明为何立案决定中的理由并不造成受质疑的权利要求不符合专利条件（同时可提出额外证据，包括文件和证人声明书等）。

(六) 申请人证据开示及申请人答复

同理，为期三个月的申请人证据开示期， 申请人通常会向专利权人的专家录取证言， 申请人证据开示期结束后，申请人也将会提交申请人答复书，该答复仅允许申请人有机会回应专利权人答复中提出的观点，不能提出新的理由质疑权利要求为何不符合专利要求，也不能依靠新引述的在先技术以更改其论点。

(七) 口头审理

一般而言，PTAB会在申请人提交答复书之后的2至3个月左右安排一场口头审理。通常每一方会有30分钟的口头审理时间，首先由申请人陈述论点，接着由专利权人回应申请人的论点。最后以请求人提出反驳论点结束。

口头审理之前，双方将会准备展示性证据和提交将某些证据排除在外的动议。对于排除证据的动议，PTAB通常留到最终书面决定时作出裁定。

(八) 最终书面决定

在立案决定后一年内，PTAB将会就受质疑的权利要求是否符合专利要求出具最终书面决定。最终书面决定将会总结双方的论点、解决任何余下的权利要求解释问题，并详细地解释说明受质疑的权利要求是否符合专利要求。在最终书面决定作出后，败诉方有10日时间提出重审要求。

一方如对PTAB的裁定的任何方面不服，可向联邦巡回上诉法院提出上诉。提交上诉请求的时间约为60日。

三、 多方复审程序的作用

跟中国专利法不同，美国专利无效可以在美国联邦地区法院和 USPTO 同时进行。相比于美国联邦地区法院无效诉讼， IPR 程序主要有如下优势和劣势。

(一) IPR 程序的优势：

1. 程序便捷、成本较低

相较于地方法院诉讼程序， IPR程序更便捷，花费成本更低（和美国专利诉讼成本相比） 。在通常情况下，地方法院审理程序需要两至三年或更长的时间才能结案，而IPR 程序通常在请求书提交后的18个月即可结案。

2. 专利行政法官专业知识丰富

地方法院专利案件可能会由一名不熟悉专利法的法官审理，而 IPR 程序则是由USPTO 的三名行政专利法官组成的小组进行监督审理。这些法官均有技术背景并通常具有审理专利诉讼案件的经验，使得其既了解所争议的技术问题，又熟悉美国专利法的具体规定。

3. 举证、权利要求解释标准较为宽泛

由于美国法中的“专利权推定有效” 原则，地方法院专利无效举证标准是“明确且令人信服” 。但在 IPR 程序中举证标准为“优势证据” ，即请求人仅需证明相关权利要求无效的可能性比其有效的可能性更大。

(二) IPR 程序的劣势：

1. 不一定中止 337 调查

IPR 程序通常会在18个月内完成，其时间短于联邦地区法院的专利侵权诉讼但是长于美国337调查。因此 ITC的行政法官通常不因为应诉人提起了 IPR程序而中止 337调查的进行。近期案件说明， 如果 IPR 申请人在 ITC 最终裁决前拿到无效决定， 则有可能中止或暂停 ITC；相反， 如果 IPR 申请人在 ITC 最终裁决后拿到无效决定， 则中止或暂停 ITC 的可能性非常低。

2. 提起 IPR 程序申请的条件并不宽泛

申请人仅可依据美国专利法中第 102 条“新颖性” 或第 103 条“非显而易见性”使用在先专利或印刷出版物等来挑战专利的有效性。

3. 论述专利无效的机会受限

立案前，申请人只有一次机会阐述专利无效论点。立案成功后，申请人还有一次提交书面材料的机会，但是无法再添加新的论点。专利权人有两次提出有效性论点的机会，然后申请人才能作出答复。在最终书面决定之后，申请人禁止反言问题。

4. IPR 程序败诉风险

如果挑战专利无效方IPR败诉，今后它就受禁止反言条款的约束。禁止反言条款禁止IPR申请人未来向USPTO、地区法院或美国ITC提出它在IPR程序期间“提出或可能合理地提出”的任何无效理由。当PTAB发布最终书面决定时，IPR禁止反言就生效了（ 即使在联邦巡回上诉法院对PTAB决定的任何上诉还未作出裁决）。