孙大勇等专利授权前获得产品在专利授权后如何进行侵权判定的思考

一、问题的提出

《中华人民共和国专利法》（2020修正）第十一条规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品”。

也就是说，专利（发明、实用新型和外观设计三种专利）被授权之后才开始受法律保护，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利。

然而，发明专利从申请到授权需要经过三个关键时间点：申请日、公布日以及授权公告日，这三个时间点形成了三个时间段，即发明专利空白期、发明专利临时保护期以及发明专利保护期；实用新型和外观设计专利不需要经过实质审查，所以从申请到授权只需要经过两个关键时间点：申请日以及授权公告日，这两个时间点形成了两个时间段，即实用新型、外观设计专利空白期以及实用新型、外观设计专利保护期（具体详见图1）：

图1 我国专利申请程序时间点示意图

鉴于如此，导致司法实践中会出现这种问题：专利申请日之后授权公告日之前（空白期、临时保护期）制造、销售、进口的产品在授权公告日之后的后续销售、许诺销售以及使用行为是否构成侵权呢？

二、有关指导性案例及其适用

针对上述问题，最高人民法院发布的指导性案例20：（2011）民提字第259号深圳市斯瑞曼精细化工有限公司诉深圳市坑梓自来水有限公司、深圳市康泰蓝水处理设备有限公司侵害发明专利权纠纷案（以下简称指导性案例20号）的裁判要旨：在发明专利申请公布后至专利权授予前的临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品不为专利法禁止的情况下，其后续的使用、许诺销售、销售，即使未经专利权人许可，也不视为侵害专利权。

在指导性案例20号的裁判思想的影响下，（2019）最高法民申1435、1439、1442号珠海格力电器股份有限公司、宁波奥胜贸易有限公司（原宁波奥克斯空调有限公司）侵害实用新型专利权纠纷再审案中，最高人民法院引用该指导性案例，进一步延伸出如下裁判规则：他人在实用新型专利公告日前实施该发明创造，包括制造、使用、销售、许诺销售和进口实用新型专利产品，并不为专利法所禁止，相关实用新型专利产品不构成侵权产品。在此情况下，对于实用新型专利公告日前已经制造、销售的产品的后续行为，包括使用、许诺销售和销售，也应得到允许。

根据上述最高人民法院的判例可以得出，发明、实用新型、外观设计专利在申请日之后、授权公告日之前（空白期、临时保护期）制造、销售、进口的产品在授权公告日之后的后续销售、许诺销售以及使用行为均不构成侵权。

然而，2020年12月29日，最高人民法院发布了法[2020]343号（以下简称343号文件）通知：“为保证国家法律统一正确适用，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定和审判实际，经最高人民法院审判委员会讨论决定，9号、20号指导性案例不再参照。但该指导性案例的裁判以及参照该指导性案例作出的裁判仍然有效。本通知自2021年1月1日起施行”。

那么自343号文件（2021年1月1日）之后，不再参照最高院上述指导性案例的话，关于专利申请日之后、授权公告日之前（空白期、临时保护期）制造、销售、进口的产品在授权公告日之后的后续销售、许诺销售以及使用行为是否构成侵权？该如何认定呢？

三、相关最新规定

《中华人民共和国专利法》（2020修正）第十三条规定：“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用”。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）（2020修正）》（简称：《专利司法解释二》，2021年1月1日实施）第十八条规定：“权利人依据专利法第十三条诉请在发明专利申请公布日至授权公告日期间实施该发明的单位或者个人支付适当费用的，人民法院可以参照有关专利许可使用费合理确定。

发明专利公告授权后，未经专利权人许可，为生产经营目的使用、许诺销售、销售在本条第一款所称期间内已由他人制造、销售、进口的产品，且该他人已支付或者书面承诺支付专利法第十三条规定的适当费用的，对于权利人关于上述使用、许诺销售、销售行为侵犯专利权的主张，人民法院不予支持”。

根据最高院上述司法解释并结合专利法第十一条、十三条规定可知，对于在发明专利临时保护期制造、销售、进口的产品在授权公告日之后的后续销售、许诺销售以及使用行为，在支付或书面承诺支付适当费用的前提下，不构成侵权。

对于发明、实用新型、外观设计专利空白期制造、销售、进口的产品在授权公告日之后的后续销售、许诺销售以及使用行为是否构成侵权呢？目前并没有相关法律、司法解释对此进行说明，笔者也没有找到自343号文件之后的相关案例予以参考。

四、观点探讨

结合以上理解与分析，不同的法律从业者基于不同的考虑得出了完全相反的结论，下面分别探讨：

（一）不构成侵权的观点

有法律从业者将临时保护期与空白期行为认定做如下比对表：

根据我国专利法第十一条规定可知，发明、实用新型以及外观设计专利需要授权之后才开始受法律保护，因此在专利授权之前（空白期、临时保护期）实施的行为（制造、销售、进口）本身不构成侵权。对于专利授权后的后续销售、许诺销售、使用行为，则需要根据在先行为发生时间段进行分开讨论。

空白期内专利内容并未公开（如果从其他途径中获得不在本次讨论范围内，可以适用商业秘密法律范畴），临时保护期内专利内容已公开，那么在先行为发生在空白期的情节对比在先行为发生在临时保护期的情节相对较轻，根据专利公开换保护的原则，专利法对于专利权人的保护力度在专利公开后应该是呈加强趋势的。

该观点认为，根据举重明轻原则，对于情节相对比较重的“发明专利临时保护期间内制造、销售、进口的产品在授权公告日之后的后续销售、许诺销售以及使用行为”，在已支付或者书面承诺支付适当费用的前提下，尚且认定为不构成侵权，那么对于情节相对比较轻的“专利空白期间内制造、销售、进口的产品在授权公告日之后的后续销售、许诺销售以及使用行为”，认定不构成侵权更合理。

该观点进一步认为，我国专利制度需要平衡专利权人和公众之间的利益，如果在专利未公开的空白期实施的行为（制造、销售、进口）因后续的销售、许诺销售以及使用行为受到处罚，那无疑会加重公众生产经营活动的负担，影响公众的生产经营的积极性，不利于我国市场经济的发展。当然，空白期实施的后续行为对于专利权利影响较大，则可以参照临时保护期规定，以低于临时保护期的适当费用支付标准支付专利权人适当的经济补偿，这也符合专利公开换保护的原则、举重明轻原则以及平衡原则。

（二）构成侵权的观点

持有该观点的法律从业者的理由如下：

1. 专利权权利法定，认定不构成侵权没有法律依据。专利权本质上属于一种法定权利，其权利的创设、侵权行为的认定，乃至赔偿数额的认定方法都基于法律的规定。例如专利法第11条[1]规定了认定侵权的具体情形，专利法第67条[2]规定了现有技术或者现有设计不构成侵权，专利法第75条[3]规定了不视为侵权的五种情形，最高院司法判例确定了抵触申请抗辩不侵权的情形等。因此，本文讨论的情形是否应认定为专利侵权，应当寻找法律或者司法解释依据、乃至最高院司法指导判例，而不应简单的进行类比推定。既然法律或者司法解释，甚至最高院的司法指导判例没有规定或指出发明、实用新型、外观设计专利空白期制造、销售、进口的产品在授权公告日之后的后续销售、许诺销售以及使用行为不构成侵权，那就应当按照现行专利法的规定认定为构成专利侵权。

2. 类比发明专利的临时保护将陷专利权人于两难境地。《中华人民共和国专利法》第十三条规定了临时保护期内实施他人发明创造应当支付适当费用，《专利司法解释二》第十八条则规定：“已支付或者书面承诺支付专利法第十三条规定的适当费用的，对于权利人关于上述使用、许诺销售、销售行为侵犯专利权的主张，人民法院不予支持”，前后规定形成了完美的逻辑自洽。试想，临时保护期内实施专利而获得的产品，在实施者已经支付或者书面承诺支付适当费用的情形下，在专利授权后仍属侵权并予以惩罚，对实施者而言显然极为不公。

而专利实施者在发明、实用新型、外观设计专利空白期制造、销售、进口的产品在授权公告日之后的后续销售、许诺销售以及使用行为同临时保护期的情形则有很大的不同。如前述不侵权观点的分析，在专利授权后，空白期实施的后续行为对于专利权利影响较大，若相关后续销售、许诺销售以及使用行为不视为侵权却参照发明专利临时保护期规定，要求实施者支付专利权人适当经济补偿，该处理方法将陷专利权人于两难境地：因为不视为侵权，故专利权人不能对实施者采取诉讼或者行政查处，从而丧失赖以仰仗的法律保护后盾；而要求实施者支付空白期实施发明创造的适当费用，则又不能像专利权人要求实施者支付临时保护期的适当费用那样有明确的法律依据，没有法律依据而获取相关利益就是不当得利。因此，若认定相关后续销售、许诺销售以及使用行为不构成侵权，专利权人的利益将因此受损，却得不到任何救济，从而对专利权人极为不公。

3. 专利法所禁止的几种行为具有相对独立性，容许分别评价。专利法规定了未经专利权人许可不得实施制造、使用、许诺销售、销售、进口的行为。例如，一件产品若侵犯了专利权，即使制造者承担了制造侵权的法律责任，销售者仍要为因销售该侵权产品而承担相应的销售侵权的法律责任。法律对附着在同一件产品上的不同专利侵权行为进行了拆分并分别进行了单独评价。基于该考量，专利实施者在发明、实用新型、外观设计专利空白期制造、销售、进口的产品在授权公告日之后的后续销售、许诺销售以及使用行为亦应单独评价，不能因为某件产品其在先的制造、销售、进口行为不构成侵权，从而导致其后续的销售、许诺销售以及使用行为当然不侵权。

4. 空白期实施发明创造的后续行为对于专利权利的影响不容小觑。大多数的专利申请人在提交专利申请后就会将专利产品进行市场化推广销售，此时相关市场竞争者就会模仿跟进。因此，在空白期会出现大量的专利产品的仿品。专利申请人在专利授权前显然对前述仿品无能为力，只能任由竞争者的模仿、抄袭。若专利授权后，相应的专利权人对相关后续的销售、许诺销售以及使用行为仍然无能为力，则势必鼓励了竞争者加大模仿、抄袭的力度，或者，变相提醒了专利申请人在专利授权前不要公开销售、许诺销售自己的专利产品。显然，无论哪种引导都不能体现现行专利法保护创新的司法理念。

综合以上两种观点，笔者认同构成侵权的观点，即对于发明、实用新型、外观设计专利空白期制造、销售、进口的产品在授权公告日之后的后续销售、许诺销售以及使用行为按照现行的法律规定应认定构成侵权。

在此笔者也呼吁有权机关尽快出台相关规定或意见，让专利保护的规则更加清晰、明确。同时笔者建议确立以下裁判规则，即对发明、实用新型、外观设计专利空白期制造、销售、进口的产品在授权公告日之后的后续销售、许诺销售以及使用行为宜参照发明专利临时保护的相关规定，即通过支付适当的经济补偿予以免责，同时该经济补偿可参照发明专利临时保护期费用的支付标准，并可适当减少。

●注释：

[1]第十一条 发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

[2]第六十七条 在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

[3]第七十五条 有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：

（一）专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；

（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；

（三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；

（四）专为科学研究和实验而使用有关专利的；

（五）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。

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