策略研究丨欲木之长，必固其本——评恶意抢注商标强制移转制度

文 | 北京策略律师事务所 来源

修法背景

《中华人民共和国商标法》

根据我国现行《中华人民共和国商标法》，商标权利取得总体“重注册，轻使用”，虽然规定有连续三年不使用撤销、无效宣告等一系列制度，但商标抢注行为现实中仍屡禁不止，商标竞争逐渐演变成了“时间战” “经济战”。

为有效改善商标环境，完成由“注册主义”向“使用主义”的转变，《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》针对现行《商标法》进行了一次“大换血”，首次在我国商标法体系内建立起恶意抢注商标强制移转制度。

本文将从现行恶意抢注商标强制移转制度、恶意抢注商标强制移转制度对商标实务的影响及存在问题等维度展开分析。

一、恶意抢注商标强制移转制度

现行《商标法》第五十条规定：注册商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的，自撤销、宣告无效或者注销之日起一年内，商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请，不予核准。

这就意味着，即使通过撤销或无效宣告等途径成功对抢注商标予以打击，也至少还存在一年的“隔离期”，若“隔离期”内出现了其他近似度较高的新商标，则企业仍难以取得商标权。为了避免企业无法取得商标权的情况，目前实践中，企业往往采用“持续注册”的形式，即：每隔3个月左右重新申请一枚商标，并且还需视情况考虑启动驳回复审程序，实践中对于一些较为复杂的商标争议，整个过程可能持续3~4年之久，无疑增加了企业知识产权维护的成本，也增加了商标审查人员的工作负担。

为了有效遏制上述情形，降本增效，《征求意见稿》在保留“隔离期”的同时构建起恶意抢注商标强制移转制度，即《征求意见稿》第四十五条规定：对违反本法第十八条、第十九条规定，或者违反本法第二十三条规定以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的，在先权利人可以请求将该注册商标转移至自己名下。

该项制度的构建从一定程度上避免了“隔离期”给申请人带来的风险，但强制移转的前提是商标局在审查时认定抢注人存在主观恶意，可以表现为对驰名商标、特定关系人的商标的抢注，或表现为对他人已经使用并有一定影响的商标的抢注。如果仅仅是被认定为现行《商标法》第三十条、第三十一条规定的类似商品/服务上的近似商标，则不能适用商标强制移转制度。

二、恶意抢注商标强制移转制度对商标实务的影响

对于已经获准注册的抢注商标，最经济有效的打击方式就是提出无效宣告申请，而企业对抢注商标提出无效宣告申请的最终目的是获得商标权。

在现行《商标法》模式下，为规避风险，企业往往需要在提出无效宣告申请之前或同时提交商标注册申请，随着商标审查速度的不断提高，目前，最保守的争取策略为：每间隔2.5~3个月补充申请一枚商标，并确保至少存在一枚商标处于驳回复审阶段，理想状态下，需要持续申请6~7枚相同商标最终才能获得商标权，若商标争议最终走到诉讼程序，则可能需要持续申请10枚以上相同商标。即使中小型企业通常受到财力限制，往往也需要最长间隔3~4个月补充申请一枚新商标，但更长的申请间隔意味着需要承担更大的风险，一旦期间出现其他近似度较高的商标，则对抢注商标的打击将毫无意义。

实践中存在大量这样的案例，如在商标局官网公布的评审文书中查询到，第50245594号“Pipishell及图”商标因第33575240号“PIPISHELL”商标阻碍遭遇驳回。遭遇驳回后，申请人于2019年9月28日针对抢注商标提出无效宣告申请。

公布的无效宣告裁定显示：经审理查明，被申请人与申请人曾委托律师商谈商标转让事宜，被申请人开价300万元；被申请人法定代表人曾在申请人公司任职并且在任职期间能够接触到申请人商业信息，符合《商标法》第15条第二款所指恶意抢注情形；被申请人在已经知晓申请人商标的情况下，仍然申请注册了争议商标并高价转让，构成《商标法》第四十四条第一款“以欺骗或者其他不正当取得注册”的恶意抢注情形，鉴于被申请人存在的恶意情况，2021年7月13日裁定争议商标予以无效宣告。被申请人于2021年9月14日提出上诉，2023年2月20日下发一审判决，确认商标予以无效，并且在一审结束一年后，申请人才通过驳回复审争取到商标权利。

进一步查询申请人名下商标情况，为争取上述商标，申请人自2019年4月30日起共申请了8枚纯文字或文字加图形商标，最终2024年1月27日才通过驳回复审争取到该商标权利，整个案件历时近5年。在商标强制移转制度下，上述案例申请人在一审判决生效之时便可争取到商标权利，不仅可以更早取得商标权，还无需通过持续注册来维持其自身的在先权利，减少了企业的负担与后顾之忧。

目前，商标局官网上仅公开了商标评审、异议文书，驳回通知暂未公开，因此无法查询到在这期间申请人商标驳回时是否援引了《商标法》第五十条，但根据实践经验，官方对于第五十条的审查日益严格，一般在注册申请阶段都会针对第五十条进行审查。因此，对于部分企业或是自然人，不得不选择承担一定风险来节省争取商标权所需的高昂费用，如：第56974961号“大羽华裳 DAYUHUASHANG”商标无效宣告裁定显示：申请人为《大羽华裳》戏曲服饰意象艺术展演《大羽华裳》的创始人、艺术总监、济南大羽华裳文化传播有限公司股东，被申请人法定代表人同时也是济南大羽华裳文化传播有限公司法定代表人，已构成《商标法》第15条第二款所指恶意抢注情形。最终该商标因被认定恶意无效宣告，申请人于2024年2月1日申请第76724526号“大羽华裳 DAYUHUASHANG”商标，目前正在实质审查中。对于此种情况，若在此期间出现了近似商标，申请人将陷入被动的局面，又不得不再次进入重新申请商标的循环以争取商标权。

恶意抢注商标强制移转制度允许申请人直接请求将恶意抢注商标移转至自己名下，无需再通过大量、重复申请来维持自身的在先权利，也无需承担由于存在隔离期导致的风险，避免了繁杂冗长的程序，节约了时间成本和经济成本。

当然，还有一些通过在他人知名商标基础上加字或改字方式恶意抢注的商标，对于此类商标虽然企业并没有取得商标权的意图，但即便成功将抢注商标予以宣告无效，后续也难以保证他人不会再次通过同样方式进行抢注。因此，将抢注商标移转至申请人名下才能有效避免被多次抢注。

三、恶意抢注商标强制移转制度实施尚存问题

然而，《征求意见稿》尚处于广泛听取各方面意见的阶段，恶意抢注商标强制移转制度还未正式确立，在将来的具体实践中存在一些潜在问题亟待探讨。

第一，恶意注册商标的相同或近似商标能否一并移转？根据目前的审查标准，商标转让时需要将相同或近似商标一并转让，商标强制移转制度实施后，与抢注商标相同或近似的商标是否能一并移转，或者如果某公司申请了多枚抢注商标，能否在同一件无效宣告案件中列明请求移转商标后一并审查，尚无具体规则，仍有待进一步明确。

第二，强制移转是否可以作为不使用的正当理由？根据现行《商标法》第四十九条：注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标；《征求意见稿》第六十一条：商标注册人应当自商标核准注册之日起每满五年之后的十二个月内，向国务院知识产权行政部门说明该商标在核定商品上的使用情况或者不使用的正当理由。若移转成功后的商标恰好被他人提出撤销申请或者注册满五年，新的商标权利人往往还未针对商标进行实际使用，无法拿出使用证据，“商标移转”是否能作为“正当理由”进行抗辩尚无定论。

第三，未来是否会加强对驰名商标的保护？在公开的商标异议、评审文书中经常能看见“《商标法》第三十条进行审理时亦充分考虑了申请人商标的知名度，故本案不再适用《商标法》第十三条第二款、第三款的规定进行审理”诸如此类的评述，商标强制移转制度之下，若不对恶意部分进行审理将大大损害申请人的权益，因此有必要加强对驰名商标保护。

第四，在先商标被宣告无效但强制移转未被准予，申请人权利如何救济？如果申请人仅申请强制移转但未被准予，再次提交注册申请则又会由于存在空档期问题，而变得非常棘手。

综上所述，恶意抢注商标强制移转制度虽然为企业打击抢注商标提供了一个新的思路，但尚存潜在风险。因此，建议企业在打击恶意抢注商标时还要针对具体情况进行分析，不要盲目将希望寄托于该制度；为防范未得到恶意的认定，仍建议在打击抢注商标的同时提交注册申请，纵然可能会遭遇驳回，但近期出台的《评审案件中止情形规范》也为申请人提供了一份保障，即后续可以通过请求中止审查等待抢注商标状态稳定。

作者介绍

北京策略律师事务所 袁权律师团队实习律师

专业领域：民商事争议纠纷解决

曾参与为某知名啤酒生产企业提供知识产权布局法律服务；参与某软件公司商标权纠纷案件的争议解决；为某大型基金销售公司涉批量投资者诉讼案件提供法律服务；为某资产管理公司与相关投资人委托合同纠纷系列案件提供专项法律服务。

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