康信视点 | 关于保护客体的答复思路总结

作者 | 张秀英 北京康信知识产权代理有限责任公司

编辑 | 布鲁斯

近期遇到很多关于神经网络模型相关的专利申请，在答复过程中，很多神经网络模型相关的权利要求会被审查员认定为没有采用遵循自然规律的技术手段，或者被认定为纯算法，不构成技术方案，从而不符合专利法第二条第二款的保护客体规定。

例如如下案例的审查意见：

权利要求1请求保护一种停车场泊位预测处理方法，该方法根据停车场的历史空闲泊位时间序列和特征数据等数据进行模型训练得到静态预测模型，根据所述静态预测模型对停车场泊位进行预测处理，确定停车场的可用泊位比率，再根据可用泊位比率和所述停车场的泊位容量预测未来预定时间内停车场的可用泊位数量，其所要解决的问题是停车场的泊位预测方法不能适应动态变化。该方法实质上利用停车场的历史空闲泊位时间序列和历史时间内的特征数据预测停车场的可用泊位比率，进而预测可用泊位数量，并不能体现静态预测模型的构建过程及预测处理等步骤利用自然规律解决上述问题，也不能体现停车场的历史空闲泊位时间序列和特征数据与停车场空闲泊位之间存在符合自然规律的约束。因此，该权利要求未解决技术问题，没有采用遵循自然规律的技术手段，也未获得技术效果，不构成技术方案，不符合专利法第二条第二款的规定。

那么针对于类似上述审查意见的答复，申请人应该如何争辩或修改更能得到审查员的认同呢？

接下来笔者将和大家一起探索答复思路。

根据《中华人民共和国专利法》第二条第二款的规定：发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

根据《专利审查指南 2010》第二部分第一章关于专利法第二条第二款的技术方案的理解：技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。技术手段通常是由技术特征来体现的。由此可见，如果一个方案包括技术特征、解决了技术问题、并且取得了相应的技术效果，那么该方案就是技术方案。

另外，《专利审查指南 2010》第二部分第九章记载了：“如果一项权利要求在对其进行限定的全部内容既包括智力活动的规则和方法的内容，又包括技术特征，则该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性”。

可见，判断专利申请的权利要求是否是技术方案时，考量的重点应该是技术特征，即是否包括解决技术问题的技术特征，是否取得相应的技术效果。

基于上述指南的规定，上述案例的权利要求1作为一个方案，需要从整体上考虑该方案是否是技术方案，即需要将技术特征、技术问题和技术效果作为一个整体进行分析，进而判定是否属于技术方案。

显而易见的是，上述案例对应的申请涉及的是计算机程序的发明专利，该方案依赖于计算机终端执行计算机程序而实现，目的是为了对计算机外部或内部对象的控制或处理的解决方案。

具体的，上述案例的权利要求1涉及的技术特征实现了测量或测试过程控制、处理一些外部技术数据等，即上述案例的权利要求1为了实现一种停车场泊位预测处理过程控制，通过计算机执行一种停车场泊位预测处理程序，并按照自然规律完成对停车场泊位预测进行一系列处理或控制，即完成了各系统部分实施的一系列设置或调整，从而获得符合自然规律的控制测量测试或工业过程、外部技术数据的处理的效果。

因此，整体分析该方案，上述案例的权利要求1限定的方案属于技术方案。

在答复第一审查意见通知书中，申请人采用上述直接争辩的方式进行答复，并没有得到审查员的认同。

在答复第二次审查意见通知书中，申请人对权利要求1进行了修改，将根据所述静态预测模型对停车场泊位进行预测处理的具体过程添加到权利要求1中，并争辩修改后的权利要求1符合专利法第二条第二款的规定。也没有得到审查员的认同，被驳回。

之后提起复审请求，在复审请求中，再次对权利要求1进行了修改，将如何获取并整合停车场在预定历史时间内的空闲泊位值历史序列和所述预定历史时间内所述停车场的特征数据的具体过程添加到权利要求1中，并进行了争辩，最终上述案例得到了授权。

笔者结合上述案例的答复以及答复过程中得到审查员认同的其他案例，总结了以下针对神经网络模型训练不是保护客体的答复思路：

方式一不修改权利要求1，直接争辩

第一，指出本申请所要解决的技术问题，为了克服该技术问题，本申请权利要求1对神经网络模型的训练过程限定了具体应用领域，具体列举出权利要求1中具有技术含义的技术特征；描述权利要求1中该技术特征在解决上述技术问题的过程中能够达到的技术效果，从说明书中找出具体的技术效果，推导出以下结论：权利要求1技术方案并不是简单模型训练的过程，而是在该应用领域的XX过程中的一种特殊的模型训练方法。该技术方案需要利用自然规律，需要使用科学原理来实现，因此，该权利要求1要求保护的方案包括了技术特征，采用了符合自然规律的技术手段，其功能实现与否不以人的意愿为转移。

第二，强调权利要求1所要求保护的方案解决了技术问题并取得了技术效果。

对于一个问题是否是技术问题不能看该问题的字面所表达的意思是否是技术的，而应该在解决该问题的过程中看是否有技术手段的参与，即需要判断在问题的解决过程中是否有技术手段的参与，如果在问题的解决过程中，技术手段参与了问题的解决，那么该问题就是技术问题。

对于本申请而言，列举出所要解决的问题，并指出本申请所记载的问题的解决是依赖于本申请权利要求1中所记载的某些特征 ，分析该特征解决上述技术问题的原因，并强调达到的技术效果。

第三，争辩审查意见对于本申请的授权客体的审查存在主观上的偏见。

作为上述意见陈述的所提出的理由的证据，下面给出与本申请属于相同技术领域、解决类似的技术问题、且均采用了模型训练的过程的已授权专利，供审查员参考，如专利文件XXX。

对于审查意见中指出的，本申请并没有与应用领域产生关联进行争辩。详细分析权利要求1与应用领域是如何产生关联的，即在应用到具体技术领域时，是如何结合的，并再次强调将改进后的模型训练应用到具体技术领域解决上述技术问题之后所能达到的技术效果。得出结论：本申请权利要求1的方法步骤就是与技术领域的具体结合，即针对这个特定的技术领域，提供了针对性的处理方法流程。

方式二对权利要求1进行修改，修改后争辩

将从属权利要求或说明书中采用遵循自然规律的技术手段添加到权利要求1中。若审查员没有评述添加的内容不是技术方案，则可以简单描述修改后的权利要求1是解决了技术问题的技术方案，并指出达到的技术效果，从而给出修改后的权利要求1符合专利法第二条第二款的规定的结论；若审查员认为添加的内容也不是技术方案，则参考上述方式争辩修改后的权利要求1符合专利法第二条第二款的规定。

在实际操作过程中，可以根据实际情况选择相应的答复方式。

对于其它类似于上述神经网络模型，例如，商业方法、游戏等容易被审查员认定为不是专利法的保护客体的发明主题。当申请人想就上述主题申请专利保护时，对于专利代理师来说，通常会从技术的角度对此类主题进行挖掘，从而将其包装为具有技术发明的专利，即包装成具备技术特征的发明专利。

对于通过计算机实现的、与计算机程序相关的发明主题，通常可以从对计算机本身的效率改进角度出发，撰写申请文件，若遇到类似于上述神经网络模型的相关专利申请不符合专利法第二条第二款的规定，也可以参考上述方式进行答复。

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（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）