最高人民法院：方法专利侵权中新产品的认定与保护

最高人民法院审判业务意见

问:如何理解《专利权纠纷解释》第17条规定的“新产品”？

答:新产品如何界定，直接影响新产品方法专利侵权诉讼中举证责任倒置规则的适用。为统一新产品的界定标准，该条规定，产品本身或者制造产品的技术方案，在专利申请日以前为国内外公众所知的，该产品则不属于新产品。

——《加强专利权保护，促进自主创新和科技进步——最髙人民法院知识产权庭负责人就〈关于审理侵犯专利杈纠纷案件应用法律若干问题的解释〉答记者问》，载最高人民法院民事审判第三庭编：《知识产权审判指导》总第15辑，人民法院出版社2010年版，第33-34页。

《最高人民法院公报》案例

张喜田与石家庄制药集团欧意药业有限公司、石家庄制药集团华盛制药有限公司、石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司、吉林省玉顺堂药业有限公司侵犯发明专利权纠纷案［最高人民法院（2009）民提字第84号民事判决书］

裁判摘要:《专利法》第11条第1款规定：“发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”根据前述规定，在涉及新产品制造方法专利的侵权纠纷案件中，方法专貰利权的保护范围只包含依照专利方法直接获得的原始产品，不包括对原始产品作进一步处理后获得的后续产品。

最高人民法院认为，根据涉案专利的权利要求1,虽然其主题名称是“一种相权从混合物中分离出氨氯地平的(R)-(+)-和(S)-(-)-异构体的方法”，但从权利要求1记载的内容看，依照涉案专利方法直接获得的产品是“结合一个DMS0-d6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸盐”，或“结合一个DMS0-d6的(R)-(+)-氨氯地平的L-酒石酸盐”，其中前者即为制造左旋氨氯地平的中间产物，而非左旋氨氯地平本身;而后者即为制造右旋氨氯地平的中间产物，亦非右旋氨氯地平本身。根据《专利法》第11条的规定，方法专利权的保护范围只能延及依照该专利方法直接获得的产品，即使用专利方法获得的原始产品，而不能延及对原始产品作进一步处理后获得的后续产品。华盛公司、欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平、马来酸左旋氨氯地平片以及左旋氨氯地平,均属于对实施涉案专利方法直接获得的产品作进一步处理后获得的后续产品，不属于依照涉案专利方法直接获得的产品。因此,涉案专利权的保护范围不能延及左旋氨氯地平、马来酸左旋氨氯地平及其片剂。

——《最高人民法院公报》2011年第1期

最高人民法院法官著述

1.新产品的认定

在认定一项方法专利是否属于新产品制造方法专利时，应当首先查明依照专利方法制造的产品是什么，这涉及应当以哪个产品为依据来认定涉争专利是否属于新产品制造方法专利。关于新产品的判断标准，在实践中曾经存在较大的争议。为统一裁判标准，最高人民法院在《专利权纠纷解释》第17条中规定：“产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，人民法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。”根据该规定，产品本身或者制造产品的技术方案中有一项在方法专利的申请日之前已经为国内外公众所知的，该产品就不属于新产品。

2.同样的产品的认定

即使一项方法专利属于新产品制造方法专利,但要由被诉侵权人承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任，还须由权利人进一步证明被诉侵权人制造的产品与依照专利方法直接获得的产品属于同样的产品。必要时权利人可以根据《专利法》以及《民事诉讼法》中的相关规定,请求法院釆取证据保全措施，对被诉侵权人的产品制造方法进行调査，以查明案件事实,避免因无法举证证明被诉侵权人的产品与依照专利方法获得的产品属于同样的产品而承担不利后果。

3.对被诉侵权人有关实施自有方法抗辩的审查在涉及新产品制造方法专利的侵权纠纷案件中，被诉侵权人有时会提供证据证明其系依照自有方法制造被诉侵权产品,并未实施专利方法。对于被诉侵权人的该项抗辩主张，首先应当对其提供的有关证据进行审査核实，以确定所述证据能否采信，是否可以作为认定被诉侵权人实施自有方法的事实依据。在相关证据能够采信的情况下，还需进一步确定依照所述证据中记载的自有方法能否成功制得被诉侵权产品。至于被诉侵权人的自有方法是否落入涉争专利权的保护范围,则可以根据有关侵权判断规则予以认定。

关于专利权的延及保护问题。司法实践中，对于《专利法》第11条中“直接获得的产品”的理解存在一定争议。一种观点认为，直接获得的产品是指依照专利方法获得的原始产品，即应用该专利方法的第一步到最后一步所得到的产品。另外一种观点则认为，直接获得的产品不仅包括依照专利方法获得的原始产品，而且还包括对原始产品进一步加工后得到的、与专利方法的使用之间有密切联系的产品。为统一裁判标准，最高人民法院在《专利权纠纷解释》第13条中规定:“对于使用专利方法获得的原始产品，人民法院应当认定为专利法第十一条规定的依照专利方法直接获得的产品。”

最高人民法院通过本案的审理，就《专利法》第61条第1款中新产品以及同样产品的理解、新产品制造方法专利侵权纠纷案件中的举证责任分配、如何对被诉侵权人有关实施自有方法的抗辩进行审查等重要问题阐明了意见，对于此类案件的审理具有很好的指导意义。最高人民法院在本案中就方法专利权的延及保护问题所做的分析和论述，对于适度、合理地确定方法专利权的保护范围和强度，合理平衡社会公众与专利权人的利益，充分实现专利制度保护创新和激励创新的立法目的，亦具有十分积极的意义。

——杜微科:《方法专利侵权中新产品、同样产品的认定》，载《人民司法.案例》2011年第8期（总第619期）。