民事诉讼对商标恶意注册行为的规制

民事诉讼对商标恶意注册行为的规制

文/最高人民法院

晏景 曹佳音

【裁判要旨】

在商标侵权民事诉讼中，查明据以主张权利的注册商标系在违反诚实信用原则、损害他人合法权益的基础上恶意取得的，应认定商标权人取得权利商标的行为不具有正当性，其据此提起商标侵权之诉构成权利滥用，其诉讼请求缺乏合法权利基础，不应予以支持。

【案号】

一审：（2016）粤03民初1174号

二审：（2019）粤民终1945号

再审：（2021）最高法民再30号

【案情】

原告：郑俭红、湛江市一品石电器有限公司（以下简称一品石公司）。

被告：青岛福库电子有限公司（以下简称福库公司）、亚马逊卓越有限公司。

2006年，福库公司韩国母公司的关联公司委托第三方设计了“一品石”美术作品（以下简称涉案作品）。该作品系在借鉴朝鲜王朝著名书法家金正喜创立的书法字体“秋史体”的基础上创作完成，经两次转让后，该作品著作权现由福库公司持有。福库公司的母公司开发、设计、生产、使用了标有“一品石”标识的纯石锅内胆电饭煲，2007年4月15日至19日期间，福库公司在韩国的母公司参加了中国第101届广交会，公开展示了带有“一品石”标识的电饭煲。2007年7月20日，郑俭红向国家工商行政管理总局商标局申请注册“一品石”商标，指定使用类别为第11类电压力锅（高压锅）等。2010年2月该商标获准注册，注册号为6175220（以下简称涉案商标）。2010年5月，郑俭红许可一品石公司使用涉案商标。2016年7月，郑俭红、一品石公司以福库公司在电饭煲上使用“一品石”标识侵害其商标权为由提起民事诉讼，请求判令福库公司赔偿损失1000万元。在案件一审审理过程中，福库公司于2016年10月针对涉案商标分别提出连续3年不使用撤销申请和无效宣告申请，后国家工商行政管理总局商标局和商标评审委员会均维持了该商标的注册。

【审判】

福库公司不服二审判决，向最高法院申请再审，最高法院提审了本案。最高法院再审认为，郑俭红及一品石公司取得及使用涉案商标权的行为系在侵犯福库公司合法在先著作权的基础上进行，该行为违反了诚实信用原则，不具有正当性，其据此向福库公司提起商标侵权之诉构成权利滥用，其诉讼请求缺乏合法的权利基础，不应予以支持。据此，最高法院判决撤销一、二审判决，驳回郑俭红、一品石公司的诉讼请求。

【评析】

遏制商标恶意注册是保护商标权利、规范市场秩序的必然要求。通常说来，对于存在恶意注册情形的商标，相关主体可以依法对其提出异议或无效宣告请求，商标行政管理机关亦可依职权对部分法定情形下的商标恶意注册申请予以驳回或宣告其无效。亦即，实践中，主要通过在商标授权确权行政程序中采用驳回、不予注册或宣告无效等行政手段，实现对恶意商标注册行为的规制。为了对商标恶意注册行为作出直接快速的应对，被抢注人希望能有一种更加有效便捷的途径。近年来，人民法院在司法实践中对这方面进行了有益探索，本案即是一个例证。

一、商标恶意注册行为的规制路径

（一）商标恶意注册行为的常见类型

实践中，商标恶意注册行为的类型繁多，根据现行商标法的规定，主要有以下几类：

1.不以使用为目的的商标恶意注册行为

2019年修正的商标法第四条第一款增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的规定，旨在强调商标注册申请应当具有真实、善意的商标使用意图，不以使用为目的的规模性商标注册、商标囤积等非正常注册行为应当受到禁止。从国家知识产权局发布的《商标法修改相关问题解读》内容可知，该次商标法修改的重要目的是遏制商标恶意注册行为，因此对于上述条文的理解和把握也不能脱离这一目标。实践中，适用上述条文应当注意最终落脚点还是要判断行为人是否具有恶意，只不过在判断该恶意时，更多的是审查行为人在主观上是否存在缺乏真实使用意图。客观上进行了大量商标注册申请的情形,其本质还是一种不当占用商标资源,扰乱商标注册秩序的行为。恶意是此类商标注册申请应当被驳回的根本原因，那些虽不以实际使用为目的，但有合理理由的注册行为，与该条所规制的对象应有一定差别。

2.以欺骗手段或者其他不正当手段进行的商标恶意注册行为

商标法第四十四条第一款中“以欺骗手段或者其他不正当手段”取得注册的规定也通常作为判断某一商标注册行为是否存在恶意的法律依据。所谓欺骗手段，是指申请人采取虚构、隐瞒事实真相，或者伪造申请书及有关文件等方式，取得商标注册；而所谓以其他不正当手段，是指申请人采取欺骗方式以外的其他不正当方法。对于后者的理解和把握，商标法没有明确规定，在司法实践中，多有裁判将大量注册囤积商标、无真实使用意图、不具备注册商标应有的正当性以及不正当占用公共资源、扰乱商标注册秩序等事由，作为上述规定中的其他不正当手段予以认定。对此，最高法院出台的《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第24条作出了较为明确的规定；北京市高级人民法院发布的《商标授权确权行政案件审理指南》亦对其他不正当手段的具体情形进行了部分列举，进一步细化了认定标准。实践中，这些标准已经逐渐被越来越多的法院所采纳。从这个方面看，商标法第四十四条第一款与商标法第四条第一款在适用上存在一定的交叉和重合。

3.基于特定关系恶意注册他人商标的行为

商标法第十五条对基于代理、合同、业务往来等关系抢先注册他人商标的行为进行了规制，具体包括两个方面：一是禁止代理人或者代表人恶意将被代理人或者被代表人的商标进行注册；二是禁止恶意抢注因合同、业务往来等关系而明知他人在先使用的商标。适用第二款时需符合以下条件：抢注人系就同一种商品或者类似商品申请注册与他人在先使用的未注册商标相同或者近似的商标；抢注人不是在先使用未注册商标主体的代理人或者代表人，但与该人签订有合同、有业务往来关系或者其他关系，如有贸易往来或者合作关系；抢注人清楚地知道其申请注册的商标已经存在，并且已经被其他的人使用。

4.损害他人在先权利的商标恶意注册行为

商标法第三十二条一直以来被视为规制商标恶意抢注的重要条款。该条前半段针对的是损害他人在先权利而申请注册商标的行为，该在先权利是指在商标注册申请人提出商标注册申请之前，他人已经取得的权利，可以是外观设计专利权、著作权、企业名称权等等。该条后半段针对的是以不正当手段抢注他人已经使用并有一定影响的未注册商标的行为。我国实行商标注册制度，通常情况下，商标只有获得注册才获得专用权，但是，对于在先善意使用并且已经积累一定商誉的商标，即使未获得注册，亦能产生一定的法定权利，我国商标法对此也提供了相应保护。从这一角度看，以不正当手段抢注他人已经在先使用并有一定影响商标的行为，实质上亦是对他人在先权利的损害。

此外，商标法第七条第一款规定了诚实信用原则在商标注册和使用方面的适用，该条款位于总则部分，有助于预防商标授权确权以及商标使用中任何违背诚实信用原则行为的发生，对于规制商标恶意抢注行为亦具有较好的导向作用。然而，该条款规定较为原则，实践中如何认定和规制商标恶意注册行为，仍需要进一步细化。

（二）商标恶意注册行为的行政规制路径

商标恶意注册行为具有不正当性，在授权确权阶段，商标行政主管机关及法院主要聚焦恶意注册行为本身，不准许恶意申请注册的商标获得授权或使已经获得授权的恶意注册商标丧失效力，由此从根本上制止恶意注册的商标取得权利，把此类商标挡在注册大门之外。

考虑到商标恶意注册行为的不同类型，现行商标法对各种商标恶意注册行为设置了不同的规制程序。对于涉及绝对事由的不以使用为目的的恶意注册商标，商标行政主管机关有权驳回其注册申请；如已经初审公告的，任何人还均可对此类商标提出不予注册申请；如已经获得注册，商标行政主管机关有权宣告此类商标无效，其他任何主体亦可申请宣告此类商标无效或以无正当理由连续3年不使用为由申请撤销此类商标。对于同属绝对事由的以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的商标，商标行政主管机关有权宣告此类商标无效，其他任何主体亦可申请宣告此类商标无效。对于涉及相对事由的基于代理、合同、业务往来等关系抢先注册他人的商标以及损害他人在先权利或以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，鉴于该两种情形均存在特定的在先权利人或利益受损方，故商标法规定，在初审公告时，在先权利人或利害关系人可以对此类商标提出不予注册申请；如已经获得注册，前述主体还可申请宣告此类商标无效。当然，上述行政程序之后，人民法院还可以依法进行授权确权司法审查程序。

总体说来，上述规制方式都属于行政规制，其目标是不准许恶意申请注册的商标获得注册或使此类商标失去效力。实践中，一般均采用行政规制的方式打击恶意注册行为，这意味着，即使在商标民事侵权案件中权利商标存在恶意注册情形，被诉侵权人通常只有先对恶意注册商标提出无效宣告请求，或等待相关无效宣告行政程序的结果，再进行民事维权；法院在行政程序尚未完结的情况下，通常也无法对恶意注册商标的效力予以认定，并直接支持被诉侵权人的诉讼主张。特别是，对于已经获得注册超过5年的商标，除非在先权利商标已经达到驰名，否则通常无法实现无效宣告的目的，如在民事诉讼中等待行政程序完结再处理民事争议，难免会因为诉讼拖延导致当事人权益受损或根本无法得到保护的局面。因此，需要在民事侵权诉讼中提供一种有效、便捷的途径，遏制商标恶意注册行为。

二、民事诉讼对商标恶意注册行为规制的探索

在民事侵权案件中，如果据以主张他人侵权的注册商标确系恶意获得注册，那么该商标权利人的诉讼行为就违背了诚实信用原则，构成权利滥用；如果法院仍以该商标系注册商标就对其予以法律保护，无疑有悖于商标保护制度的初衷。因此，法院对恶意注册商标的权利人据此提出的侵权主张不予支持，并责令其为此付出相应金钱代价，以避免其因商标恶意注册行为获得不当利益。

近年来，人民法院处理了大量依据恶意注册商标主张侵权的民事案件，在审判实践中逐步探索利用民事审判手段直接打击商标恶意注册行为，不仅节约了审判资源，也大大提高了纠纷解决效率。随着法院对商标恶意注册行为的规制力度逐渐加大，以及相关法律制度日趋完善，目前已有越来越多的被抢注人开始选择在民事侵权诉讼中与商标恶意注册行为正面交锋，通过提出恶意注册抗辩的方式对抗恶意抢注人的侵权主张。“歌力思”案、“优衣库”案以及本文介绍的“一品石”案都是典型案例。

最高法院第82号指导案例“歌力思”案中，确立了诚实信用原则在商标领域的适用规则，表达了对恶意取得注册并利用商标权谋取不正当利益行为不予保护的鲜明态度，树立了以民事诉讼裁判的方式对商标恶意注册行为进行司法否定的标杆。在该案判决中，最高法院指出，诚实信用原则是一切市场活动参与者均应遵循的基本准则，商标领域也不例外，任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用，其相关主张不应得到法律的保护和支持。

对于恶意囤积的商标注册行为，同样也可以通过民事诉讼程序予以规制。在“优衣库”案中，最高法院认为，涉案注册商标权利人以不正当方式取得商标权后，目标明确指向被诉侵权人，意图将该商标高价转让。在未能成功转让该商标后，又分别以被诉侵权人及其各自门店侵害该商标专用权为由，以基本相同的事实提起系列诉讼，利用被诉侵权人门店众多的特点，形成全国范围内的批量诉讼，请求法院判令被诉侵权人及其众多门店停止使用并索取赔偿，主观恶意明显，其行为明显违反诚实信用原则，对其借用司法资源以商标权谋取不正当利益的行为，依法不应予以保护。

本文所举“一品石”案深化并延续了“歌力思”案和“优衣库”案中“对明显违反诚实信用原则，借用司法资源以商标权谋取不正当利益的行为，依法不应予以保护”的裁判思路，对福库公司就涉案商标“一品石”提出的侵害其在先著作权、构成恶意注册的主张，法院在审查相关事实的基础上，认定福库公司对涉案商标文字“一品石”享有在先著作权，郑俭红申请注册涉案商标侵害了福库公司在先著作权，并进而认定郑俭红和一品石公司依据涉案商标提起的商标侵权之诉违反了诚实信用原则，其诉讼请求缺乏合法权利基础，最终判决驳回了其诉讼请求。最高法院在该案判决中指出，民事诉讼活动应当遵循诚实信用原则。一方面，它保障当事人有权在法律规定的范围内行使并处分自己的民事权利和诉讼权利；另一方面，它又要求当事人在不损害他人和社会公共利益的前提下，善意、审慎地行使自己的权利。任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用，其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。

如前所述，实践中还存在其他情形的恶意注册行为，亦可能成为被诉侵权人主张注册商标构成恶意注册的理由。人民法院在审理此类案件时，应着重审查主张权利的注册商标本身的合法性和正当性，同时应当结合他人在先权利的类型、保护范围以及被诉侵权行为的具体情形等因素进行综合判断。如果注册商标权利本身不具有正当性，存在恶意注册的情况，则不应支持该注册商标权人提出的侵权主张。

为了在对商标恶意注册行为进行否定评价的同时，对依据该商标恶意提起侵权诉讼的行为进行惩治，实现保护合法经营主体权益、维护正常市场秩序的目的，最高法院于2018年修改的《民事案件案由规定》还专门设置了“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”案由，并出台司法解释，以支持被诉侵权人以恶意注册商标权利人滥用权利为由提出的赔偿合理支出的主张。

《民事案件案由规定》中规定了“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”的案由，为因恶意诉讼遭受损害的当事人提供了另一救济途径。此类案件系由恶意商标诉讼中的被诉侵权人单独提起，通过诉讼的方式请求提起恶意商标诉讼的一方赔偿其相关损失。被告承担侵权责任的前提是其提起商标侵权诉讼的行为属于恶意诉讼，因此，处理的关键在于判断被告提起商标侵权诉讼是否具有主观恶意。最高法院在“TELEMATRIX”恶意提起知识产权诉讼损害责任案中，明确了判断被告提起侵权诉讼是否具有主观恶意的相关标准，指出应当从侵害行为、损害结果、侵害行为与损害结果之间的因果关系以及行为人的主观过错等方面进行审查，重点考虑被告的权利基础及其对该种权利基础的认识能力，以及被告提起商标侵权诉讼的目的等因素。在能够认定被告提起侵权诉讼的行为构成恶意诉讼的情况下，对因恶意诉讼遭受损害一方提起的赔偿请求应当予以支持。

针对被诉侵权人因恶意诉讼遭受的损失，最高法院于2021年6月发布的《关于知识产权侵权诉讼中被告以原告滥用权利为由请求赔偿合理开支问题的批复》明确，对于依据恶意注册的商标提起的侵权诉讼，被诉侵权人依法请求注册商标权利人赔偿其因该诉讼所支付的合理的律师费、交通费、食宿费等开支的，人民法院对此应当予以支持。实践中，被诉侵权人因为参加恶意商标侵权诉讼而产生的合理开支，有权向提起恶意侵权诉讼的一方主张。

商标恶意注册是商标法领域亟待解决的问题，实践中，无论恶意注册行为的具体情形如何，其本质都是该商标不具有合法的权利基础，不应获得授权。近期公布的商标法修订草案征求意见稿中，增加了不少关于商标恶意注册及恶意诉讼民事赔偿方面的规定，充分体现了民事诉讼在规制商标恶意注册行为方面的重要作用。通过民事诉讼对商标恶意注册行为进行规制，对建设健康有序的商标秩序，净化市场环境，遏制利用不正当取得的商标权进行恶意诉讼的行为具有重要意义。

（案例刊登于《人民司法》第11期）