专利案件中同样的发明创造 （二）| 专利审查和司法实践

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“在《专利案件中同样的发明创造 （一）| 禁止重复授权原则的几个问题》一文的基础上，本文将结合专利授权（指专利申请的审查）和确权（指专利无效的审查审理）相关案件，阐述专利法第九条的具体适用问题。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：刘林东 北京高沃律师事务所

引言

现行专利法第九条规定了禁止重复授权原则以及先申请原则。禁止重复授权原则，即“同样的发明创造只能授予一项专利权”；先申请原则，即“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人”。在《专利案件中同样的发明创造 （一）| 禁止重复授权原则的几个问题》一文的基础上，本文将结合专利授权（指专利申请的审查）和确权（指专利无效的审查审理）相关案件，阐述专利法第九条的具体适用问题。

在申请日相同的情况下，可以适用专利法第九条进行审查或审理。对于同样的发明创造，在专利案件的审查和司法实践中，一般应当区分专利权（申请）人是否相同，以及专利授权日是否相同等不同情况，进行分类处理。

一、专利权（申请）人相同

（一）专利授权（申请）审查过程中的处理

1、对于两件专利申请

在审查过程中，对于同一申请人同日就同样的发明创造提出两件专利申请，并且这两件申请符合授予专利权的其他条件的，应当就这两件申请分别通知申请人进行选择或者修改。申请人期满不答复的，相应的申请被视为撤回。经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合专利法第九条第一款规定的，两件申请均予以驳回。

2、对于一项专利申请与一项授权专利

在对一件专利申请进行审查的过程中，对于同一申请人同日就同样的发明创造提出的另一件专利申请已经被授予专利权，并且尚未授权的专利申请符合授予专利权的其他条件的，应当通知申请人进行修改。申请人期满不答复的，其申请被视为撤回。经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合专利法第九条第一款规定的，应当驳回其专利申请。

（二）专利确权（无效）审查过程中的处理

1、授权公告日相同

根据相关法律法规的处理程序，任何单位或者个人认为属于同一专利权人的具有相同申请日和相同授权公告日的两项专利权不符合专利法第九条第一款规定的，可以请求宣告其中一项专利权无效。无效宣告请求人仅针对其中一项专利权提出无效宣告请求的，经审查后认为构成同样的发明创造的，应当宣告被请求宣告无效的专利权无效。

在“直接阀门”无效宣告请求审查案件（第 58153 号）中，涉案专利与证据 1 属于同一专利权人具有相同申请日（2021 年 08 月 21 日）的两项专利权，且证据 1 的授权公告日（2021 年 12 月 31 日）与涉案专利公告日相同，属于同一专利权人的具有相同申请日和相同授权公告日的两项专利权，因此可以用于评价涉案专利是否符合专利法第 9 条第 1 款的规定。

经整体观察、综合判断，涉案专利与证据1属于实质相同的外观设计。且证据1的申请人和申请日均与涉案专利相同，二者为同一申请人同一日就同样的外观设计向专利局提交的专利申请并获得授权。根据上述规定，由于证据1与涉案专利构成同样的发明创造，且其申请日及授权公告日均与涉案专利相同，请求人仅针对涉案专利权提出无效宣告请求，因此，涉案专利不符合专利法第9条第1款的规定。

如果两项专利权均被提出无效宣告请求的，经审查认为构成同样的发明创造的，应当告知专利权人上述两项专利权构成同样的发明创造，并要求其选择仅保留其中一项专利权。专利权人选择仅保留其中一项专利权的，在不存在其他无效宣告理由或者其他理由不成立的情况下，应当维持该项专利权有效，宣告另一项专利权无效。专利权人未进行选择的，应当宣告两项专利权无效。

在“水壶（护理）”无效宣告请求审查案件（第57902号）中，请求人主张，涉案专利与证据5不具有实质的区别，构成重复授权，不符合专利法第9条第1款的规定。

经审查，合议组认定，证据 5 为中国外观设计专利文献，其专利权人、申请日、公告日均与涉案专利相同，经审查认为证据 5与涉案专利构成同样的发明创造，由于专利权人选择保留涉案专利的专利权，因此证据 5 不符合专利法第 9条第 1 款的规定，并已在第 57901 号无效决定中被宣告无效，即证据 5 的专利权自始即不存在，因而证据 5不再适用评价涉案专利是否符合专利法第 9 条第 1 款的规定。

特别值得注意的是，放弃的时机和方式会影响法律效果，例如在以下案件中，并没有达到以放弃其中一项而保留另外一项的法律后果。针对 202030067935.8 号外观设计专利（下称涉案专利），重庆新沁园食品有限公司（下称请求人）于 2021年 12 月 28 日向国家知识产权局提出无效宣告请求。证据1 的申请日为 2020 年 03 月 03 日，授权公告日为 2020 年 07 月 21 日，专利权人为上海大吉礼品包装有限公司。涉案专利与证据 1 相比，二者的结构相同、形状相近，区别点仅在于盒体的形状，涉案专利盒体为较狭长的长方体，证据 1 的盒体近似正方体。由于正方体或长方体盒体的替换属于常见形状的置换，因此二者构成实质相同的外观设计。同时，根据《专利审查指南》第四部分第七章第 1 节规定，同样的外观设计是指两项产品外观设计相同或实质相同。因此，涉案专利与证据 1 属于同样的发明创造，涉案专利不符合专利法第9 条第 1 款的规定。

证据1所示外观设计的申请日、授权公告日及专利权人均与涉案专利相同，专利权人于2021年12月14日提交了放弃证据1专利权的声明，经审查，国家知识产权局于2021年12月22日发出了手续合格通知书，证据1的专利权自该日起终止。证据1专利权从申请日2020年03月03日起至终止日2021年12月22日之间仍然存在。根据审查指南的相关规定，证据1可用于评述涉案专利是否符合专利法第9条第1款的规定。合议组告知专利权人：专利权人所称放弃证据1的专利权，实际上仅是放弃了自放弃专利权声明生效时间点以后的权利，并不等同于自始放弃，从证据1的申请日起至放弃专利权声明生效日前的时间段内该专利权仍然存在。

2、授权公告日不同

根据相关法律法规的处理程序，任何单位或者个人认为属于同一专利权人的具有相同申请日的两项专利权不符合专利法第九条第一款的规定而请求宣告其中授权在前的专利权无效的，在不存在其他无效宣告理由或者其他理由不成立的情况下，应当维持该项专利权有效。任何单位或者个人认为属于同一专利权人的具有相同申请日的两项专利权不符合专利法第九条第一款的规定而请求宣告其中授权在后的专利权无效的，经审查后认为构成同样的发明创造的，应当宣告该项专利权无效。

值得特别注意的是，也有部分案件对于上述规定进行了一定程度的突破，例如，在“双人沙发（B5501-2）”专利无效案件（第47345号）中，证据 1 的专利权人、申请日均与涉案专利的相同，其授权公告日晚于涉案专利的授权公告日。虽然根据专利审查指南的规定，由于证据 1 属于与涉案专利同人同日申请、授权公告在后的外观设计专利，请求人主张证据 1 与涉案专利不符合专利法第 9 条第 1 款的规定而请求宣告授权在前的涉案专利无效的，在不存在其他无效宣告理由或者其他理由不成立的情况下，应当维持涉案专利有效。但是，本案的焦点问题在于，专利权人欲自始放弃涉案专利，以克服与证据 1 所示专利构成重复授权的缺陷（在编号 6W115596 的另一无效宣告请求案件中，涉案专利已经作为证据用于请求宣告证据 1 所示专利无效），在此情况下是否可以宣告涉案专利无效。综合当事人处置原则、避免重复授权的立法本意、公平以及可能影响社会公众的预期等多角度考虑，合议组认为基于专利权人自始放弃涉案专利的意思表示，并结合本案具体案情，可以认定专利权人已认可涉案专利与证据 1 构成重复授权而不符合专利法第 9 条第 1 款的规定，应予宣告无效。

二、专利权（申请）人不同

针对同样的发明创造，向不同的主体授予专利权，会导致在不同的专利权人之间产生权利冲突，也会导致第三人实施该专利时，需要同时获得所有专利权人的许可，不合理地提高实施发明创造的成本，妨害被授予专利权的发明创造的实施应用，不符合专利法的立法宗旨。

（一）专利授权（申请）审查过程中的处理

根据相关法律法规的处理程序，在专利申请审查过程中，对于不同的申请人同日就同样的发明创造分别提出专利申请，并且这两件申请符合授予专利权的其他条件的，应当根据专利法实施细则第四十一条第一款的规定，通知申请人自行协商确定申请人。申请人期满不答复的， 其申请被视为撤回；协商不成，或者经申请人陈述意见或进行修改后仍不符合专利法第九条第一款规定的，两件申请均予以驳回。

（二）专利确权（无效）审查过程中的处理

根据相关法律法规的处理程序，在专利确权（无效）审查过程中，任何单位或者个人认为属于不同专利权人的两项具有相同申请日的专利权不符合专利法第九条第一款规定的，可以分别请求宣告这两项专利权无效。

1、仅针对一项提出无效的情形

根据相关法律法规的处理程序，无效宣告请求人仅针对其中一项专利权提出无效宣告请求，经审查认为构成同样的发明创造的，应当告知双方当事人。专利权人可以请求宣告另外一项专利权无效，并与另一专利权人协商选择仅保留其中一项专利权。专利权人未请求宣告另一项专利权无效的，应当宣告被请求宣告无效的专利权无效。

2、两项均被提起无效宣告请求情形

根据相关法律法规的处理程序，两项专利权均被提出无效宣告请求的，经审查认为构成同样的发明创造的，应当告知两专利权人上述两项专利权构成同样的发明创造，并要求其协商选择仅保留其中一项专利权。两专利权人经协商共同书面声明仅保留其中一项专利权的，在不存在其他无效宣告理由或者其他理由不成立的情况下，应当维持该项专利权有效，宣告另一项专利权无效。专利权人协商不成未进行选择的，应当宣告两项专利权无效。

在“吊灯(20D0542)”专利无效审查案件（第 54187 号）中，证据1 的申请日为 2019 年 05 月 25 日，其与涉案专利为同一天 2019 年 05 月 25 日提交的专利申请，现分属不同专利权人。

涉案专利设计 2 与请求人提交的对比设计专利属于同样的外观设计，且二者申请日相同，经专利权人和请求人自行协商后，请求人放弃对比设计专利。在此基础上，维持涉案专利有效。

结语

在《专利案件中同样的发明创造 （一）| 禁止重复授权原则的几个问题》一文与本文中，笔者结合专利申请的审查和专利无效的审查审理相关案件，具体阐明专利法第九条的具体适用中需要注意的问题，并结合区分权利主体是否相同，以及专利授权日是否相同等不同情况，分别进行了具体阐述，希望对相关从业者处理类似问题有所启发，不足之处，也敬请指正批评。

（原标题：专利案件中同样的发明创造 （二）| 专利审查和司法实践）

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：刘林东 北京高沃律师事务所

编辑：IPRdaily赵甄 校对：IPRdaily纵横君