被侵权商标未实际使用侵权人需停止侵权但不承担赔偿责任

商标法第六十四条第一款规定，注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。

案号：(2022)京民再72号

案情简介：

1988年4月2日，经北京市旅游事业管理局批准，北京市燕京旅行社成立，2005年改制为北京燕京国际旅行社有限公司。在北京燕京公司运营的微信公众号“燕京国旅”与在飞猪上开设的自营店铺“北京燕京国旅”，因二者名称皆有“燕京国旅”字样，而被获得“燕京旅游”商标受让的燕京智汇公司主张侵权，要求赔偿50000元及证据保全公证费2403元。

北京市朝阳区人民法院一审认定北京燕京公司使用的“燕京国旅”与涉案商标“燕京旅游”构成近似标识，以及被诉侵权行为与涉案注册商标核定使用范围构成类似服务。一审法院判决北京燕京公司败诉，立即停止侵害涉案注册商标专用权的行为，并赔偿燕京智汇公司经济损失。

北京燕京公司不服一审判决，上诉至北京知识产权法院。二审法院经过审理，判决驳回上诉，维持原判。

北京燕京公司不服北京知识产权法院二审判决，向北京市高级人民法院申请再审。最终判决撤销北京知识产权法院（2020）京73民终2613号民事判决；撤销北京市朝阳区人民法院（2019）京0105民初2199号民事判决的第一项、第二项。

争议焦点及法院观点：

一、北京燕京公司是否应当承担赔偿责任。

商标法第六十四条第一款规定，注册商标专用权人请求赔偿，被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。

本案中，北京燕京公司对二审法院有关商标侵权的认定并无异议，但对二审法院未支持其三年不使用抗辩有异议。北京燕京公司再审期间主张燕京智汇公司的涉案注册商标在其一审起诉日期向前到推三年（即在2015年10月26日至2018年10月25日）未进行商标法意义上的使用，根据商标法第六十四条的规定，不应当承担赔偿责任。对此，北京高院认为，鉴于一审案件的立案日期为2019年1月7日，该日期为燕京智汇公司请求权基础的起算日期，故北京燕京公司主张涉案注册商标三年不使用抗辩的期间应当为2016年1月8日至2019年1月7日。

在此基础上，鉴于涉案注册商标在2016年3月22日至2019年3月21日三年期间内没有商标法意义上的使用，已于2021年8月27日被公告撤销，故判断北京燕京公司抗辩能否成立的关键在于判断燕京智汇公司在诉讼阶段提交的发生在2016年1月8日至2016年3月21日（简称指定期间）的使用证据，能否证明涉案注册商标是否存在商标法意义上的真实、公开、合法的使用。

对于燕京智汇公司提交的微信公众号截图、燕京旅游app宣传册、荣誉证书、盘锦市旅游局、海南省旅游协会推广“燕京旅游”app的通知、景区照片、部分媒体广告、百度百科对燕京旅游的介绍、活动照片、燕京旅游与及景点部分合作协议等证据，其或者未在指定期间，或系其自制证据，或未提交履行证据佐证，不能证明存在商标法意义上的使用。此外，燕京智汇公司未提交证据证明其因被诉侵权行为受到其他损失。据此，虽北京燕京公司实施了被诉侵权行为，但根据商标法第六十四条的规定，其可不承担赔偿责任。

二审判决对此认定有误，北京高院予以纠正。

二、北京燕京公司是否应当停止在其经营的“燕京国旅”微信公众号上使用“燕京国旅”字样，停止在域名为fliggy.com的飞猪网上销售观光旅游服务产品、签证服务时使用“燕京国旅”字样。

本案中，涉案注册商标因在连续三年不使用已被公告撤销，北京燕京公司申请的第40512149号“燕京国旅”商标已初步审定并公告注册，北京燕京公司在上述产品或服务上继续使用“燕京国旅”商标并不会引起进一步造成混淆误认，或损害燕京智汇公司的合法权益。

因此，虽二审判决基于被诉侵权行为成立判令北京燕京公司应当停止侵权并无不当，但考虑到涉案注册商标权利状态发生变化，判令北京燕京公司停止侵害该商标专用权缺乏必要性，故北京高院对二审判决的相关认定亦予以纠正。三、北京燕京公司是否应当承担合理支出。

本案中，鉴于在一审诉讼阶段燕京智汇公司主张的涉案注册商标尚处于合法有效状态，其针对被诉侵权行为进行公证证据保全，并提交公证费发票2403元，该合理支出的认定于法有据，北京高院予以支持。