康信视点|PCT国际申请办理进入中国国家阶段手续时的流程风险点

作者|刘水清 北京康信知识产权代理有限责任公司

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世界知识产权组织日前公布，2017年，中国通过《专利合作条约》（PCT）途径提交的国际专利申请量达4.8882万件，仅次于美国，首次排名全球第二位。随着PCT国际申请量的增加，进入中国国家阶段的案件也日益增加，而PCT国际申请进入中国国家阶段的案件在办理进入手续时与传统的通过巴黎公约途径递交的专利申请有很大的区别，若申请人或代理机构办理经验不足，稍有疏忽就有可能导致失误，甚至会给申请人造成无可挽回的重大损失。

本文根据专利合作条约及我国专利法，实施细则和审查指南的相关规定，整理了申请人办理PCT国际申请进入中国国家阶段的手续时需注意的流程风险点，供申请人和代理机构参考。

一、在中国的效力

在办理进入国家阶段手续前应当判断所涉及的案件在中国是否具有效力。若没有效力，则不能办理进入国家阶段的手续。对效力的判断主要分为以下三个方面：

1、最新国际公布文本扉页或经确认的国际申请副本请求书中有指定中国的记载，简单来说，如下图所示：

2、在国际阶段PCT国际申请未被撤回或者视为撤回，或对中国的指定未被撤回。如果PCT国际申请在国际阶段发出过以下任意一种通知书，如，国际申请被视为撤回通知书（PCT/RO/117表）、关于撤回通知（PCT/RO/136表）、国际申请或指定国申请撤回通知书（PCT/IB/307表），则说明该PCT国际申请在中国不具有效力，不能进入中国国家阶段。下图为国际局发出的PCT/IB/307表，从表中可以明确看出申请人撤回了对中国的指定，该PCT国际申请即使办理了进入手续，专利局审查员亦会发出《国际申请不能进入中国国家阶段通知书》。

3、国际公布文本扉页或经确认的国际申请副本请求书中有对中国申请人的记载。如下图中的案例，扉页中仅记载了对美国的发明人和申请人，而对中国的申请人未进行指定，故该申请不能进入中国国家阶段。

上述提及的3项事宜，代理机构需在办理进入手续前核实清楚，特别是针对外内的申请，一旦完成申请文件的翻译，甚至办理完进入手续之后，收到专利局下发的《国际申请不能进入中国国家阶段的通知书》才发现问题，代理机构不仅要承担所有的内部成本，还会引起客户质疑代理机构的专业性，甚至失去后续合作机会。

二、办理进入手续的期限

根据专利法实施细则第一百零三条规定“国际申请的申请人应当在专利合作条约第二条所称的优先权日（本章简称优先权日）起30个月内，向国务院专利行政部门办理进入中国国家阶段的手续，申请人未在该期限内办理该手续的，在缴纳宽限费后，可以在自优先权日起32个月内办理进入中国国家阶段的手续。”针对未要求优先权的案件，需从国际申请日起算，如下图显示。

专利法实施细则第一百零三条中提及的“在缴纳宽限费后，可以在自优先权日起32个月内办理进入中国国家阶段的手续”，我们实际办理业务中发现这句话比较容易产生误解，很多客户包括国外客户经常来函询问“若申请人打算采用32个月办理进入手续，是否需要在30个月时向官方提出延期请求并递交相关证明材料？”答案是否定的，申请人只需要在32个月期限届满前办理进入手续时同时缴纳宽限费CNY1000即可，无需向官方递交延期请求或证明材料之类的文件。另外，32个月期限届满的计算方式不是最早优先权日（未要求优先权的自国际申请日）加30个月再加2个月，而是最早优先权日（未要求优先权的自国际申请日）直接加32个月。

办理进入手续的期限相对比较简单，常规情况下都不会出错。出现问题的往往是那些不常见的细节方面的问题，所以特别提醒申请人或代理机构关注国际公开文本扉页中的基础信息，尤其是优先权信息，与其相关的特殊计算方式一定要清晰掌握，若发现下列情形且客户指示函中没有说明，建议发函通知客户。

1、国际申请日在优先权日起12个月后，14个月之内，法定节假日的情况除外。因中国对专利合作条约及其实施细则的有关规定作出保留，专利局对国际申请在国际阶段恢复的优先权不予认可，相应的优先权在中国不发生效力。也就是说国际申请的优先权在国家阶段不成立，办理进入国家阶段手续的期限仍按照原最早优先权日起算。

2、在办理进入手续时提出撤回优先权要求的，进入中国国家阶段的期限仍按照原最早优先权日起计算。如，某PCT国际申请，要求一项优先权，优先权日为2015年8月10日，根据专利法实施细则第一百零三条规定，最迟办理进入中国国家阶段手续的官方绝限是2018年4月10日。申请人在2018年4月25日办理了进入中国国家阶段的手续，同时提出撤回优先权的声明。该申请由于申请人未在规定期限内，即2018年4月10日前办理进入手续，审查员会发出《国际申请不能进入中国国家阶段通知书》。由此案例可以看出，即使申请人在办理进入手续时提出撤回优先权声明，进入中国国家阶段的最后期限仍然是2018年4月10日。若期限届满前未及时办理，采用撤回最早优先权的方式延长进入中国国家阶段的期限的方法是不可行的。

3、若国际阶段公布的优先权信息错误，申请人仅有两次机会可办理优先权信息的更正。一是在办理进入手续时同时提出更正请求，二是在进入日起2个月内提出。无论选择哪种时机提出，若申请人未向国际局提交过在先申请文件副本的，在提出改正请求时需同时提交在先申请文件副本。

三、国际公开文本扉页中的申请人和发明人

确认PCT国际申请在中国的效力之后，还需注意国际申请公开文本中与申请人和发明人相关的特殊情形，具体如下：

1、从下图的案例中可以看出，针对不同的国家客户指定的申请人不同，在办理进入手续时需仔细查看国际公开文本扉页中针对中国的申请人；

2、国际申请公开文本扉页中未记录发明人的信息，进入声明中需补充发明人的信息。

3、进入中国国家阶段时，经国际局登记已经死亡的申请人，通常情况下不再写入进入声明中。如有继承人，可以直接填写经国际局登记的继承人姓名。若办理进入手续时无继承人，可以将已死亡的申请人的姓名填写在进入声明中，后续进入国家阶段后，可根据审查指南的要求办理著录项目变更手续。

4、进入中国国家阶段时，如遇针对中国的发明人死亡的情形，在进入声明中仍然需填写死亡的发明人姓名，该信息需与国际申请公开文本扉页中的信息一致。

四、填写“国际申请进入中国国家阶段声明”时需注意的事项

1、首次国家申请或通过巴黎公约途径递交的相同主题的申请可以同日提出“发明和实用新型专利”申请。但PCT国际申请进入中国国家阶段的案件，无同日申请的概念。根据审查指南的相关规定，办理进入手续时，“发明专利”或“实用新型专利”只能择其一，且只能进入一次。

2、关于提前处理，在优先权日起30个月期限届满前要求国务院专利行政部门提前处理和审查国际申请的，当前的进入声明中默认勾选了提前处理的请求，申请人若同意提前处理，但国际局尚未向国务院专利行政部门传送国际申请的，申请人应当提交经确认的国际申请副本，否则审查员将等到优先权日起30个月届满才会启动审查程序。

国际申请尚未国际公布时，请求提前处理并且请求国家知识产权局向国际局索要申请文件副本的，如下图所示需选中19栏中所有选项。

3、援引加入相关，国家知识产权局作为指定局对于在国际阶段通过援引在先申请的方式加入遗漏项目或部分而保留原国际申请日的不予认可。故进入声明中的第24栏，若勾选第一项的，提交的中文译文中不得包含援引加入的项目或部分，否则审查员会发出补正通知书要求申请人删除援引加入项目或部分内容。若勾选第二项的，经审查确认援引内容无误，将会发出《重新确定申请日通知书》；因重新确定申请日而导致申请日超出优先权日起12个月的，审查员将会发出视为未要求优先权的通知书。在此特别提醒申请人或代理机构人员，上述视为未要求优先权的通知书不可办理恢复优先权的手续。

另外，若申请人在办理进入国家阶段手续时未在进入声明中予以指明并请求修改相对于中国的申请日，在后续程序中不能再通过请求修改相对于中国的申请日的方式保留援引加入项目或部分。

4、涉及生物材料样品保藏的案件，需根据请求书第25栏的内容进行逐项填写。若申请人未在进入声明中填写，所涉及的案件将被视为不涉及生物材料样品的保藏。对于申请人在国际阶段已经按照条约的规定对生物材料样品的保藏做出过声明的，若在请求书中未填写，申请人可以在进入日起4个月内主动补正。

五、递交方式

除电子申请方式递交之外，申请人还可以选择面交或邮寄的方式向国家知识产权局专利局递交申请文件。申请人或代理机构需特别注意，面交需将申请文件递交至【受理处PCT文件】接收窗口并附上交接清单，专利局收到文件之日为递交日；邮寄需以挂号信的方式邮寄至【受理处PCT组】，信封上的寄出邮戳日为文件递交日。

如未按照上述要求填写，申请文件通过快递或通过其他窗口转交至【受理处PCT组】，将按面交方式处理，递交日以【受理处PCT组】实际收到文件的日期为准。一旦错过30个月但在32个月内，申请人及时发现尚可采取补救方式。若错过32个月的期限，申请人将丧失在中国获得保护的机会。

六、申请费用

进入中国国家阶段的案件一般在递交申请文件时同时缴纳申请费用，最迟需在32个月期限届满前完成缴费工作。常规的缴费明细如下图所示：

3、由中国国家知识产权局做出国际检索报告或专利性国际初步报告的PCT国际申请，进入中国国家阶段提出实质审查请求时，免缴实质审查费。由欧洲专利局、日本特许厅、瑞典专利局三个国际检索单位作出国际检索报告的PCT国际申请，进入中国国家阶段提出实质审查请求时，减缴20%的实质审查费。

以上是针对PCT国际申请进入中国国家阶段办理进入手续时的一些流程风险点的整理，希望对申请人或代理机构有所帮助。同时，建议申请人和代理机构办理进入手续时加强对《专利合作条约》和我国专利法律法规的学习，避免因操作失误导致权利的损失。

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