将合法购买的专利产品换标后再售是否侵犯专利权？

近日，最高人民法院知识产权法庭公布一起侵害发明专利权纠纷案。该案明确了在审理侵害发明专利权纠纷案中，不应将被诉侵权人在合法购买的专利产品上的“贴标”“换标”“宣称自研自造”等行为一律认定为专利法第十一条规定的制造行为，应结合具体案情审查被诉侵权人对专利产品的处置是否重新实施或再现了涉案专利技术方案。至于该行为是否侵害商标权，应根据商标法分析判断。现予转载，以飨读者。

将合法购买的专利产品换标后再售不构成侵犯专利权

——（2024）最高法知民终1193号

最高人民法院知识产权法庭审结一起侵害发明专利权纠纷案，认定被诉侵权人通过合法途径向第三方购买专利产品后，将该专利产品的商标更换为自己的商标并对外宣称为自研自造及销售的行为，因未对合法售出的专利产品的技术方案有实质性改变，没有实施或者再现涉案专利技术方案的过程，不属于专利法意义上的制造行为，而符合专利权用尽适用情形，不构成侵犯专利权；至于该行为是否侵害商标权，应根据商标法分析判断。故改判撤销一审判决，驳回专利权人的全部诉讼请求。

本案涉及名称为“抗新型冠状病毒的抗体、检测新型冠状病毒试剂和试剂盒”的发明专利（以下简称涉案专利），涉案专利权利要求2、6、7保护“一种抗新型冠状病毒或其N蛋白的抗体或其功能性片段”，所述抗体为生产检测新型冠状病毒或其N蛋白的试剂或试剂盒的重要原料。菲某有限公司（以下简称菲某公司）系涉案专利权的独占实施被许可人，其起诉主张杭州华某有限公司（以下简称华某公司）未经许可，以生产经营为目的，制造、销售、许诺销售“M9062型2019-CoV NP antibody”(以下简称被诉侵权产品)的行为侵害了涉案专利权，且侵权规模和获利巨大，请求法院判令华某公司停止侵权并赔偿经济损失及合理开支3024万元等。华某公司辩称，被诉侵权产品系其通过案外人从菲某公司处购买的专利产品COV19-PS-MAb1正品后，更换为华某公司商标并重新命名后再次对外销售，属于专利权用尽情形，不构成专利侵权。

法院经审理查明，菲某公司公证购买的被诉侵权产品均标有华某公司商标，且华某公司在其官网宣称被诉侵权产品为自己所研发和制造。在案证据显示，华某公司对外销售的被诉侵权产品均为其通过第三方向菲某公司购买，且华某公司对外销售被诉侵权产品的数量少于其向第三方购买的数量。第三方检测机构出具的《单抗Denovo测序分析》显示，被诉侵权产品的序列与涉案专利权利要求2中的突变组合58的轻重链覆盖率均为100%。

一审法院认为，结合华某公司在官网宣称被诉侵权产品系自主研发，并在商品上标注其享有的商标以及营业执照载明的经营范围包括生物试剂加工，对外作出其系制造商的意思表示等事实，被诉行为属于制造行为，不属于不视为侵害专利权的情形。遂判令华某公司停止侵权，赔偿经济损失6万元及合理开支14万元。华某公司不服一审判决，提出上诉。

最高人民法院经审理认为，华某公司的专利权用尽抗辩成立，该被诉行为不构成对涉案专利权的侵害。主要理由如下：第一，依据专利法的有关规定，专利权人或经专利权人许可的主体将专利产品售出后，被诉侵权人对该专利产品的后续使用、许诺销售、销售、进口行为不视为侵害专利权。即便被诉侵权人对该合法售出的专利产品直接或经简单分装后重新贴标进行再次销售，亦不应仅依据重新贴标或者对外宣称为自研产品等行为而认定该被诉侵权人实施了专利法第十一条规定的制造行为。第二，本案被诉侵权产品源自涉案专利独占实施被许可人菲某公司，华某公司获得专利产品COV19-PS-MAb1的渠道合法，且支付了合理对价，菲某公司已获得了合理对价，且在案证据显示华某公司销售被诉侵权产品的数量未超过其购买数量。第三，华某公司针对被诉侵权产品实施的行为属于再次销售行为，而非制造行为，符合专利法关于权利用尽规定的适用条件。虽然华某公司在对外销售试剂的外包装上标注华某公司的商标，但涉案专利技术方案在华某公司获得菲某公司专利产品时就已经体现在该产品中，华某公司的上述行为并未重新实施和再现涉案专利技术方案。因此，华某公司的上述被诉行为不构成专利法第十一条规定的制造行为，仅构成再次销售，符合专利法第七十五条第一项规定的不视为侵害专利权的情形。至于华某公司更换商标的行为是否侵害菲某公司的其他民事权利不属于本案审理范围，当事人可以另行依法主张权利。

来源 | 最高人民法院知识产权法庭

编辑 | 严雪芳

校对 | 罗冠明

审核 | 冼文光