最高法院:侵害技术秘密原告可同案主张专利权权属
作者:唐青林 聂靓婧(北京云亭律师事务所*)
阅读提示:
(一)侵害技术秘密之诉与专利权权属之诉发生竞合时,权利人面临选择困境:是分案起诉增加成本,还是合并起诉担心被驳回?本案中,最高人民法院明确:基于同一事实或者裁判结果相互牵连的,两诉适宜合并审理,有利于查清事实、避免裁判冲突。权利人完全可以一案解决。
(二)本案例为人民法院案例库案例,根据《人民法院案例库建设运行工作规程》,各级人民法院审理案件时,应当检索人民法院案例库,严格依照法律和司法解释、规范性文件,并参考入库类似案例作出裁判。
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裁判要旨
侵害技术秘密之诉与专利权权属之诉系基于同一事实或者裁判结果相互牵连的,适宜在一个案件中合并审理。
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案情简介
一、大连某公司向辽宁省大连市中级人民法院提起诉讼,请求法院判令:1.确认大连某公司为涉案专利的专利权人;2.确认何某、苏州某公司侵犯了大连某公司的商业秘密;3.何某、苏州某公司赔偿大连某公司经济损失及维权合理开支共计5万元。
二、大连某公司主张,何某在被其聘用从事技术与管理工作期间,作为第一发明人,苏州某公司作为专利申请人申报了涉案专利的申请。涉案专利系何某在大连某公司工作期间做出的“职务发明创造”,专利权应归大连某公司所有。同时,何某违反保密协议约定,向苏州某公司披露及允许其使用大连某公司的技术秘密,苏州某公司明知上述违法行为而获取、使用及披露大连某公司的技术秘密,构成共同侵权。
三、苏州某公司、何某辩称,专利权权属纠纷和侵犯技术秘密纠纷属于民事案由规定的两个独立的不同案由,不应当在一个案件中同时主张,大连某公司应明确选择一项案由。
四、辽宁省大连市中级人民法院一审认为,大连某公司主张确认专利权权属和侵害技术秘密侵权责任,二者属于两个不同案由,不属于同一法律关系,所涉及的被告主体亦不相同,不应在本案中同时进行主张。法院向大连某公司释明后,该公司拒绝选择、明确要处理的法律关系及对应的诉讼请求,致使法律关系及被告不明确,不符合起诉条件。一审法院裁定驳回了大连某公司的起诉。
五、大连某公司不服,提起上诉。最高人民法院二审认为,《民事案件案由规定》指出,同一诉讼中涉及两个以上的法律关系的,应当依当事人诉争的法律关系的性质确定案由,均为诉争法律关系的,则按诉争的两个以上法律关系确定并列的两个案由。
因此,同一案件涉及两个不同的法律关系并非人民法院驳回当事人起诉的合法理由。最高人民法院作出二审裁定:撤销原审裁定,指令一审法院审理本案。
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实务经验总结
在商业秘密法律服务领域,北京云亭律师事务所唐青林律师深耕近二十年,专注办理各类重大、疑难、复杂商业秘密民事纠纷与侵犯商业秘密罪刑事案件,具备极为丰富的实战经验。理论研究方面,唐青林律师先后在中国法治出版社出版三部商业秘密专业著作:《商业秘密保护实务精解与百案评析》《商业秘密百案评析与企业保密体系建设指南》《商业秘密案件裁判规则——全面梳理中国商业秘密案件司法裁判规则》,系统构建商业秘密司法实务与理论体系。作为长期奋战在一线的专业律师,其经办的多起案件具有标杆意义,分别入选最高人民法院2023年度中国法院50件典型知识产权案例、2015年最高人民检察院“检察机关保护知识产权十大典型案例”,以深厚理论功底与实战业务能力,为企业商业秘密保护提供专业、可落地的法律解决方案。
前事不忘,后事之师。为帮公司保护商业秘密、帮技术人员不踩红线,避免未来发生类似商业秘密诉讼,唐青林律师团队提出如下建议:
1.当侵害技术秘密行为与专利权权属争议基于同一事实发生时,权利人完全可以在一个案件中同时主张两项诉请。本案最高法明确,同一案件涉及两个不同法律关系并非驳回起诉的合法理由。
2.立案时可采用并列案由。根据《民事案件案由规定》,同一诉讼涉及两个以上法律关系的,可以按诉争的两个以上法律关系确定并列的两个案由。权利人立案时应直接写明“侵害技术秘密及专利权权属纠纷”,避免因案由选择问题被法院要求分案起诉。
3.强调两诉的事实关联性。在起诉状中,应详细阐述侵害技术秘密行为与专利权权属争议之间的内在联系,例如:员工在职期间窃取技术秘密,并以此为基础申请专利,此时两诉基于同一事实,合并审理有利于查明真相。
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本案裁判规则对法律实践的指引意义
本案虽然只是一个程序性裁定,但其蕴含的司法理念对司法实践具有重要的指引意义:
1. 明确“程序简化”的司法导向。 最高人民法院在本案中旗帜鲜明地指出,将基于同一事实的不同法律关系在同一诉讼中解决,有利于查清事实、明确责任、避免裁判冲突,有利于保护当事人利益和实现诉讼经济。这一导向为后续知识产权民事案件的合并审理提供了有力的裁判依据,推动司法程序向更高效、更便民的方向发展。
2. 确立“并列案由”的适用规则。 本案明确援引《民事案件案由规定》中关于并列案由的规定,为权利人同时主张侵害技术秘密和专利权权属提供了程序法上的支撑。这对于未来类似案件的立案审查具有重要指导意义,有助于统一各地法院对此类案件的立案标准,避免因程序问题导致权利人维权受阻。
3. 推动知识产权纠纷的一体化解决。 侵害技术秘密与专利权权属往往源于同一事实:员工窃取技术秘密并申请专利。如果分案处理,不仅增加当事人诉累,还可能因不同法院对同一事实的认定不一致而导致裁判冲突。本案确立的合并审理规则,为知识产权纠纷的一体化解决提供了司法实践经验,为未来可能的相关司法解释或立法修订提供了实践依据。
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相关法律规定
法律法规
《中华人民共和国民事诉讼法(2023修正)》
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第一百二十二条起诉必须符合下列条件:
(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;
(二)有明确的被告;
(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;
(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
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裁判理由
法院生效裁判认为:《最高人民法院关于印发修改后的〈民事案件案由规定〉的通知》(法〔2011〕42号)指出,同一诉讼中涉及两个以上的法律关系的,应当依当事人诉争的法律关系的性质确定案由,均为诉争法律关系的,则按诉争的两个以上法律关系确定并列的两个案由。因此,同一案件涉及两个不同的法律关系并非人民法院驳回当事人起诉的合法理由。而且,在特定情况下,将基于同一事实或者其他原因存在密切关系的不同法律关系在同一诉讼中解决,有利于查清案件事实、明确法律责任和避免裁判冲突,有利于保护当事人利益和实现诉讼经济的目标。考虑到本案中大连某公司起诉涉及的侵害技术秘密纠纷与专利权权属纠纷在主要事实上的高度重叠以及裁判结果上的相互牵连,具有密切关系,本案宜将上述两诉合并在一个案件中予以审理。
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案件来源
大连某公司诉何某、苏州某公司侵害技术秘密及专利权权属纠纷案[最高人民法院(2019)最高法知民终672号]
*此处北京云亭律师事务所,为作者完成文章写作时所在工作单位。
原创声明
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主编简介
唐青林律师是中国人民大学法学院民商法专业法学硕士,具有超26年的法律服务经验。在商业秘密法律服务领域,唐青林律师“身经百战”,为近百个疑难复杂诉讼案例和非诉讼项目提供过各种形式的法律服务,积累了大量诉讼经验与胜诉案例,是国内商业秘密领域活跃的知名律师。
唐青林律师多年来一直奋战在商业秘密办案第一线,特别注意总结办案经验、梳理商业秘密领域的重要知识。近年来,他在中国法治出版社出版了《商业秘密保护实务精解与百案评析》(2008年)、《商业秘密百案评析与企业保密体系建设指南》(2013年)、《商业秘密案件裁判规则——全面梳理中国商业秘密案件司法裁判规则》(2022年)等三部专业著作。
唐青林律师的社会兼职职务包括:
最高人民法院诉讼服务中心诉讼服务志愿专家(2018-2023)(2023-2028)
北京大学国际知识产权研究中心研究员
中国知识产权研究会知识产权与科技金融专业委员会副主任
北京市律师协会第十一届、第十二届公司法专业委员会副主任
北京外国语大学法学院研究生导师
唐青林律师在知识产权(商业秘密)领域荣誉或奖项:
(1)唐青林律师当选2025年度LEGALBAND客户首选:知识产权律师15强
(2)唐青林律师荣登IPR DAILY颁发的“中国50位50岁以下知识产权精英律师”榜单
(3)唐青林律师荣登2025GCP知识产权专家30强榜单
(4)唐青林律师代理案件入选2015年最高检察院发布的“检察机关保护知识产权十大典型案例
(5)唐青林律师团队代理案件入选最高法院公布的2023年中国法院50件典型知识产权案例
(6)唐青林律师荣获2023年度GRCD中国合规大奖"知识产权合规年度律师
(7)唐青林律师荣登2024年度中国区LegalOne实力之星榜单知识产权(商业秘密)
(8)唐青林律师荣获获LegalOne Merits (典范)奖
(9)唐青林律师代理案件入选2023年湖北知识产权保护白皮书
(10)唐青林律师代理案件入选2023年湖北省知识产权保护十大典型案例
唐青林律师在商业秘密法律实务领域的实战业绩:
(1)经办的某商业秘密案件成功入选《最高法院2023年度中国法院50件典型知识产权案例》;
(2)经办的某商业秘密案件成功入选《2015年最高检察院发布的“检察机关保护知识产权十大典型案例”》;
(3)经办的某商业秘密案件成功入选《2023年湖北知识产权保护白皮书》;
(4)经办的某商业秘密案件成功入选《2023年湖北省知识产权保护十大典型案例》;
(5)2024年代理的商业秘密民事案件(代理原告)被某省高级人民法院评为该省唯一一件判赔额最高的案件;
(6)经办的多起商业秘密民事案件获得胜诉判决;
(7)经办的多起商业秘密案件成功争取到法院2倍或3倍惩罚性赔偿;
(8)经办的某商业秘密案件成功取得2亿元赔偿(超过此前判赔金额最高的香兰素案件1.59亿元);
(9)代理的多起被告客户侵犯商业秘密案件,成功争取到法院判定不构成侵权的胜诉结果;
(10)代理多起被告人/被告单位涉商业秘密犯罪刑事案件,取得了无罪、检察院决定不予追诉的良好效果;
(11)协助多家企业客户完成企业商业秘密保密体系建设。
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