国际案例解析 | 印度商标侵权诉讼之使用在先原则

本案涉及印度商标侵权诉讼及反诉。涉案当事人分别为侵权诉讼案原告（即反诉案的被告）印度M.K.公司的独资经营者即个人HSS，侵权诉讼案被告（即反诉案的原告）上海SAIC公司及其两家关联公司。

2022年5月30日，个人HSS针对上海SAIC公司向印度德里高等法院提起侵权诉讼，并以上海SAIC公司侵犯注册商标权、假冒和其他救济为由申请禁令。

法官要求上海SAIC公司在指定期限内提交书面陈述的同时，提交一份具体的宣誓书，以说明其在印度推出的“M.G”和“”（MG图形）品牌汽车及汽车配件的发布细节，以及上述产品在印度推出以来的年度销售数据。

2022年9月8日，上海SAIC公司提起了反诉，请求法院对个人HSS颁布永久禁令、并要求赔偿损失等。此外，上海SAIC公司也提交了临时禁令申请，申请禁止个人HSS使用“M.G”、“M.G.I”或“M.G.图形”商标。

2022年11月22日，双方均声称其为“M.G.”商标的权利人。在商标注册处审查申请的过程中，双方就商标权的归属展开了激烈的辩论。法院面临的问题在于，哪一方对“M.G.”商标享有更优先的权利，以及上海SAIC公司是否就“M.G.”商标享有跨境声誉。

双方商标信息对比如下所示：

法院依据上海SAIC公司的临时禁令申请，判令个人HSS在下一次听证会之前不得在汽车零件或部件上使用“M.G.”、“M.G.I.”、“M.G. 图形”商标或任何其他在文字、标志或图形上令人混淆的近似商标。

要点分析

本案涉及一起印度商标侵权诉讼案件。在听证会结束后，法院在批准反诉方上海SAIC公司临时禁令申请的决定中，重点考虑并指出以下因素：

个人HSS与上海SAIC公司的经营范围高度重合，均涉及汽车配件和部件。上海SAIC公司提及的Morris Garages（莫里斯车行）在英国创立，后被缩写为“M.G.”。根据证据显示，上海SAIC公司在全球各地已实际使用“M.G.”商标超过100年，且于2018至2019年在印度大规模推出其汽车产品，并在过去的3-4年内已经在印度售出了大量带有“M.G.”商标的汽车。而个人HSS所销售的汽车零部件直接关系到汽车及其乘客的安全。因此，即便双方产品之间存在的混淆风险较小，法院也认为应当予以排除。

法院认为双方商标在性质上相同，并且属于同一类别，结合上述商品的特殊性及使用情况等，混淆必然会发生。

在涉及本案原告个人HSS的另两起案件中，法院已作出共同判决，对个人HSS发出禁令，禁止其使用“M.G.”、“M.G.I”商标。此外，在该案判决中，法院也认为个人HSS声称的在先使用严重存疑。

启示借鉴

在本案及个人HSS所涉及的另案中，在授予禁令时，印度法院将重点考虑哪一方能够提供证据证明其为商标的实际在先使用者。这涉及以下印度的商标原则及制度：

在印度，商标的在先使用优先于在先申请/注册，即印度遵循的是“使用在先”的原则。

在这一点上，中国的制度与之存在根本的差异。在中国，商标注册遵循的原则为“申请在先”，即商标的所有权归属于在先申请并获得注册的一方。根据《中华人民共和国商标法》第四条、第三十条以及第三十一条的规定，在存在在先申请中/注册商标的情况下，在后申请人无法直接通过主张在先使用通过审查，从而获得公告注册。在后申请人需要先另行通过异议、无效宣告等程序移除在先商标申请/注册，之后其自身的商标申请才有可能获得公告注册。

在印度，未注册商标所有人若能证明其在先使用该商标，可以依据普通法得到保护。对于将商品假冒为未注册商标所有人的商品，侵犯其权利的主体，未注册商标所有人可基于“假冒”侵权行为起诉，维护其附加在未注册商标上的商誉。

印度法院在“假冒”诉讼中的考虑因素主要如下：

（1）原告是否为商标的在先使用者，原告的商品是否已经获得了商誉或声誉，并且在公众心目中与商标形成了关联；

（2）被告是否对其商品进行了失实陈述（无论有意或无意），这种失实陈述是否可能导致消费者混淆，使消费者将被告的商品误认为是原告的商品。

（3）被告的失实陈述是否导致原告遭受损失或可能遭受损失。

在这一点上，中国与印度的制度同样有很大差异。根据《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款的规定，在商标侵权诉讼中，即便一方商标确实在他人申请注册商标前已经使用，该方也无法基于该在先使用提出反诉，以向商标注册人主张其权利，只能获得在原范围内继续使用该商标的权利。

另外，中国没有设立与印度相似的“假冒”诉讼制度。但是，在中国，基于对特定标识的在先使用，在先使用一方可以依据《反不正当竞争法》的相关条款提起诉讼。对于一些未获得商标注册但已经“有一定影响”的商业标识，可以根据《反不正当竞争法》获得保护。但司法实践中，证明“有一定影响”的门槛相对较高，需要提供大量使用证据作为支持，这也增加了这些商业标识获得保护的难度。

本案体现出的印度商标侵权/假冒诉讼的主要流程为：提交起诉状、送达传票、举行听证会、提交书面陈述（是否提起反诉）、提交文件、举行听证会、确认争议点、举行听证会、作出判决等。可见，其中可能涉及多次听证会、文件提交等程序，从而导致整个诉讼程序的延长。

考虑到永久禁令、赔偿等的判决耗时较久，1908年《民事诉讼法典》第39条第1款提供了相应的补救办法，即诉讼中的原告有权请求有关法院颁发临时禁令,要求被告停止所有原告声称为侵权的活动，以保证原告在耗时较长的案件待决期间不会遭受进一步损失。但如果法院认为原告的陈述及证据等未满足如下所需因素，也可能会拒绝原告的临时禁令申请。

（1）初步证据：原告所提出的案件必须建立在适当的基础之上，以达到使法院初步满意的要求。

（2）便利平衡：在确认原告提供了初步证据之后，接下来的步骤是对比原告与被告的陈述，以评估原告的陈述及其证据是否更为有力。

（3）不可挽回的损害：原告还需要证明，如果不颁发临时禁令，其业务或商标将受到通过其他方式无法挽回的损害。

综上所述，我国企业在进军印度时，不仅需要重视商标的申请及注册，也需要注意商标的使用。在先申请及注册可以为商标提供第一层保障，在审查过程中，印度官方可能会援引在先申请或注册的商标，以此为依据拒绝其他相似或相同的商标申请。此外，在先使用则可为商标提供第二层保障，在面对抢注方等侵权主体时，在先使用方可积极搜集自身使用证据，调查对方实际使用的情况，积极提起诉讼或抗辩，并考虑是否适时提起反诉或其他反向对抗性措施。同时，可以考虑通过临时禁令申请等手段作为辅助，积极维护自身权利。

来源 | 江苏省知识产权大数据平台

编辑 | 北京高沃知识产权（ID: gaowoip-com)

声明 | 部分图文内容源自网络，版权归原作者，侵删~