“先用权” vs “现有设计”：外观设计专利侵权案中，被告应选择哪张“免死金牌”？| 刘庆圆

引言

商场如战场，创新产品的问世往往伴随着一场看不见的“时间赛跑”。当生产者费心劳神准备的产品经过研发、生产线建设，甚至已经开始市场预热时，一纸突如其来的专利侵权诉状，却可能让一切努力戛然而止，陷入被动与困局。此时，这耗尽心血的前期投入，难道只因他人抢先一步递交了申请，就化为乌有？

不，法律为“善意先行者”留下了一扇窗——“先用权”抗辩。

在专利侵权纠纷中，先用权抗辩作为被告主张不侵权的重要法定事由，以无需实质审查的外观设计专利领域较为典型。本文旨在结合相关法规，对外观设计专利先用权抗辩的构成要件、适用情形及实务中的常见争议进行系统梳理，并结合实践中以“现有设计”为抗辩理由的情况，为企业及法律从业者提供风险防范与诉讼应对参考。

一、先用权的法律规定与制度设置初衷

《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）中对先用权没有给出明确的定义。《专利法》第七十五条第（二）项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。这是我国法律中目前涉及先用权概念较明确的法律规定。

需明确的是，《专利法》第七十五条在规定五种不视为专利侵权的情形时，引入了先用权的概念，说明外观设计专利先用权更偏向于一种抗辩理由，而非一种独立权利，在先用权人在被诉专利侵权时才能够主张。但其也有别于“抗辩权”，因为先用权虽相对于特定的专利权而存在，但产生于在先使用行为，与专利权人权利行使是否不当没有关联。可以说，先用权更类似于一种法益，其制度价值更在于保障“善意”先用权人的经济利益。

先用权，难免与权利产生时间的确认相关联，在实践中可能产生多种情况。例如某一设计同时构成作品与外观设计，若权利主体不同，则可能引发先用权与著作权抗辩的竞合适用问题。这只是可以进行先用权抗辩的情况之一，下文将展开讨论一些其他情形。

二、先用权的法益

外观设计专利先用权不仅仅保护了先用权人的经济利益，例如先用权人对设计、开模、包装材料等工作的资金投入，外观设计专利先用权制度还是一种利益平衡的结果，其设计初衷是弥补申请在先主义的不足，避免先用权人因他人先申请外观设计专利而被迫停止生产经营，基于诚实信用原则，在“善意”的在先使用人与专利权人之间形成一种平衡，从而降低了市场主体创新的风险，维护市场秩序和公平竞争环境。

“先用权”并非鼓励侵权，而是在“申请在先”的专利制度刚性原则下，嵌入的一道关乎公平与诚信的柔性平衡机制。

三、先用权抗辩的构成要件分析

从先用权法律规定来看，可以将外观设计专利先用权的构成要件分为五部分：

一是外观设计相同或相近要件。外观设计专利的侵权，不仅包含设计相同的情形，还包含相近似的设计。因此，从先用权抗辩的原理出发，设计相同及相近均属于抗辩的情形。若先用权抗辩的范围仅限定在相同设计，则会导致先用权抗辩与构成外观设计专利侵权的范围不符，相同设计的侵权行为可以适用先用权抗辩，而相近设计却被认定为侵权。

二是时间要件。先用权的形成应当在专利申请日之前。具体而言，可以分为两种情况：第一种是绝对在先，例如甲于2月1日生产了该设计，乙于3月1日申请了外观设计专利，这种情况下甲享有先用权。第二种是相对在先，例如甲于2月1日生产了该设计，乙于1月1日生产了该设计，二者的设计过程相互独立、互不干扰，将相同的外观设计用于相同或相近种类的产品纯属巧合，但乙于3月1日申请了外观设计专利，这种情况下，甲仍享有先用权。

三是使用要件。先用权人在专利申请日之前已经实施了或者正在实施被诉的设计方案，或者虽然还没有开始实施，至少也要做好制造、使用的必要准备。关于“必要准备”的含义，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条规定，有下列情形之一的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第（二）项规定的已经作好制造、使用的必要准备：（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。对此，从法条文义可理解为包含技术准备或生产准备之一即可，但在司法实践中，法院判例更倾向于需两者同时具备。

四是原有范围要件。先用权人在后续的实施过程中，不得超出原有范围，方可不被视为侵犯专利权。司法实践中对原有范围的理解存在较大争议，通常认为原有范围即生产规模，其本质上更类似于对原有范围作出量化限制。具体而言，上海知识产权法院支持采取生产线标准，而若仅以生产原材料为标准，可能会存在已经用尽专利申请日之前采购物资，另行采购物资并利用现有生产线生产便被视为侵权的情况。此外，生产线标准应当考虑生产线的正常使用寿命，若先用权人无限制地更换生产线，使生产线的寿命远远超出正常使用寿命，也不应当认定为在原有生产规模内生产。

五是合法性要件。合法性要件要求先用权人的外观设计需为独立完成或合法获得。独立完成的情况下，先用权人往往不知道他人的存在，先用权人与专利权人没有任何设计上的合作关系。而合法获得的方式较为多样，如受让取得、合作开发等，不通过抄袭、窃取或其他非法途径获取即可。

四、先用权与现有设计的区分与竞合

先用权抗辩与现有设计抗辩虽均属侵权抗辩事由，但法律基础与适用场合不同：

现有设计抗辩：主张被控侵权设计属于专利申请日前已为公众所知的设计，实质是对专利权新颖性的否定；

先用权抗辩：不否定专利有效性，仅主张自身在申请日前已善意实施。

二者可在同一案件中同时主张，但在以下典型情形中应明确区别适用：

案例一，甲公司在申请专利之前，将其设计发布在某国际展会上，乙公司据甲公司公布的内容，在甲公司申请日之前就开始制造相同的产品。后甲公司在六个月的宽限期内申请了外观设计专利权。这种情况下，甲公司享有该设计的外观设计专利权，且乙公司因通过合法手段获得该设计，依法享有先用权。但这种情况无法进行现有设计抗辩，因为现有设计抗辩实质上是对专利有效性的否认，而甲公司的申请时间在六个月的宽限期内，符合专利权授予的要求。

案例二，甲公司在申请外观设计专利权之前，其销售人员出于抢占市场的考虑，率先发布了产品的设计图、外观图等信息，对产品的细节进行拍摄并发布在抖音、小红书等公开平台。乙公司在甲公司申请外观设计专利权之前，依据甲公司在各公开平台发布的该产品信息，生产制造与该产品外观高度相似的同种类产品。

这种情况下，乙公司有权以先用权抗辩。需要指出的是，违法获取他人设计的行为，不能成为先用权抗辩的基础，但合法手段并不限于独立研究完成，也包含先用者从他人处获得相关设计，包括从专利权人获得，以及从其他独立研究完成者处获得。本案中，甲公司在外观设计专利权申请日之前公开发布该设计，该公开行为导致该设计已丧失新颖性，属于现有设计，不符合获得外观设计专利权的条件，其外观设计专利权申请会因设计不具备新颖性无法获得批准。若甲公司就该设计已经取得该外观设计专利权，该外观设计专利权可能面临无效宣告的风险。

• 结语

总的来说，先用权抗辩的适用需严格满足法定构成要件：即在专利申请日前已完成实施或必要准备，且后续实施未超出原有范围。若专利权有效，符合上述要件的先用权人可据此主张合法抗辩，维系已有生产经营。若相关设计在申请日前已因公开而成为现有设计，则先用权人不仅可主张先用权抗辩，更可优先考虑以现有设计进行抗辩——在此种情形下，现有设计抗辩的举证难度通常较低，且可为后续请求宣告专利无效提供证明材料。

需特别注意的是，当前不少企业出于试水市场的考虑，习惯于“先上市、后申请”的推广模式。但是这种“先投入市场试试看”的行为，实则已经将该产品的外观设计主动公开，导致该设计丧失了新颖性，对后续的外观设计专利权申请及保护造成了诸多困难和阻碍。

刘庆圆

山东鑫士铭律师事务所律师助理

教育背景

美国南加州大学 法学硕士

专业领域

公司商事、房地产、知识产权

工作业绩

从业以来，参与数十起公司商事、房地产和知识产权纠纷的诉讼、非诉讼案件处理