【专利知识】日本审查意见通知书之二三事

#机器翻译 #人工翻译 #专利出海 #专利翻译 #知识产权翻译

近年来，随着我国申请人专利申请海外布局的扩展，向日本申请的案件量也一直处于上升趋势。根据日本特许厅发布的“发明专利行政年度报告书2023年版”中的数据，2018年中国申请人在日本提交的发明专利申请为5325件，2022年的申请件数已经接近一万件，为9842件。随着申请量的增长，申请人、代理人需要应对的日本审查意见通知书必然增多，在此，笔者分享一些关于日本审查意见通知书的留意点，希望能对大家的日常工作有所帮助。

一、日本审查意见通知书的种类

我国的审查意见通知书，是按照下发该通知书的次数来命名的，例如，第一次审查意见通知书、第二次审查意见通知书，与此不同，日本的审查意见通知书则分为“最初の拒絶理由通知（下面，称为“最初的审查意见通知书”）”、最終の拒絶理由通知（下面，称为“最终的审查意见通知书”）”。第一次下发的审查意见通知书肯定是“最初的审查意见通知书”，但是，第二次以及之后的通知书，是最初还是最终就要根据通知书的实质内容来确定了。如果通知书中包含应在第一次审查意见通知书中指出的审查意见，那么该通知书原则上依然是“最初的审查意见通知书”。而“最终的审查意见通知书”则是仅针对答复“最初的审查意见通知书”时所作出的修改指出了审查意见的通知书。

二、经常碰到的“明確性”问题

在日本审查意见通知书中，经常会被指出存在“明確性”、即不清楚的问题。下面，通过具体事例，对出现的问题以及应对策略进行简单的探讨。

2.1 “前記（所述）”引起的不清楚问题

不论是向外申请还是在国内申请，由于“所述”之后的内容缺乏引用基础导致不清楚的问题时有发生。此前处理过一个申请，权利要求中包括多个步骤，在后面的权利要求引用之前的权利要求进行记载时，出现了“前記ステップに戻って実行するステップ（返回所述步骤进行执行的步骤”这样的描述，审查员指出“所述步骤”指代之前的哪一个步骤不清楚，从而导致该权利要求存在不清楚的问题。并且，审查员也给出了修改建议“各ステップに名称や序数などの識別語を付することで、「前記」付されたステップが、先行するいずれかのステップを指すのか明確にする補正を検討されたい”、即通过对各步骤标注名称、序号等识别用语，使标注了“所述”的步骤可以清楚地体现是指之前的哪个步骤。笔者个人认为，审查员给出的建议很有帮助，我们在撰写申请文件时，如果权利要求中包括多个步骤，可以参考审查员的意见，尽量避免出现类似的不清楚问题。

2.2 “优选地”引起的不清楚问题

另外一个比较多见的情况，是权利要求中存在“优选地（日文一般翻译为“好ましくは”）...”这样的记载，审查员指出这样的表述属于对发明特定事项进行双重限定，导致该权利要求不清楚。遇到这样的审查意见，我们会做出将“优选地”后面的内容拆分为另外一个从权或根据情况删除该部分的修改，但是，也可以多考虑之后进各国申请的不同情况，在撰写阶段就留意避免这样的写法，减少由于这样的问题而导致发出审查意见通知书。

以上，笔者简单总结了一些平常翻译日本审查意见通知书以及答复意见时注意到的留意点，如果能对大家的工作有小小帮助，将不胜荣幸。也希望各位同仁不吝赐教，共同学习。