浅谈专利审查意见之常规技术手段或容易想到的答复策略

在专利申请的征程中，收到审查员发出的“不具备创造性”的审查意见通知书几乎是每位申请人都要面对的挑战。这并非终点，而是一场至关重要的“辩论”的开始。一场成功的创造性答复，不仅能挽救一项发明，更能为其未来的商业价值奠定坚实基石。
创造性审查以及答复中，判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见是关键部分，其判断标准通常遵循“三步法”：第一，确定最接近的现有技术；第二，确定发明与最接近现有技术之间的区别特征，并基于该区别特征确定发明实际要解决的技术问题；第三，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，即判断现有技术是否给出了将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示。虽然，“三步法”作为创造性判断的核心框架，为审查实践提供了逻辑清晰的分析路径，其中每一步的确定或判断是否准确，都将会对创造性的判断结果产生重大影响，但其在实际应用中每一步的确定或判断都可能因技术领域的特殊性、现有技术文献的分散性，以及对“本领域技术人员”知识水平的边界认知差异，产生不同的判断结果，尤其是审查员基于其类似技术的累积经验，可能会出现主观低估发明的创造性的情况，从而给申请人答复审查意见、阐明发明创造性带来挑战。
在众多创造性答复场景中，审查员在不提供针对某区别特征或某些区别特征的对比文件和公知证据的基础上，直接以“该区别特征属于常规技术手段”、“该区别特征为本领域技术人员容易想到的”为由否定突出的实质性特点的情形，尤为常见，也让许多申请人感到无从下手。这种缺乏具体证据支持的“结论性”意见，仿佛一堵无形的墙，试图轻易否定发明人的智慧付出。对此，本文提出一些答复思路——针对审查员的“常规技术手段”或“容易想到”的判断，思考审查员是否是建立在“有明确技术启示引导”的基础上，若缺乏现有技术或公知常识对“该方向可行”的支撑，仅以“手段本身简单”为由认定为“常规技术手段”或“容易想到”，则存在逻辑漏洞。我们答复时，不要仅停留在区别特征“是什么”，更要深入挖掘区别特征带来的“预料不到的技术效果”，准确定义该区别特征所要解决的技术问题，以论证“采用本发明公开的技术手段来解决本发明所要解决的技术问题”这一整体构思并非是常规的或容易想到的，充分说明本申请的“非显而易见性”。同时，可以对现有技术中相关领域在解决相关技术问题时所采用的常规技术方案进行举证，阐明所举证的现有技术采用的技术方案与本申请是不同的，且无法实现本申请的技术效果。
例如，某发明公开了一种旋钮，其最关键的区别特征在于：旋钮的操作表面（即用户手指接触的正面）上设有一层不透明的、透光的装饰层。针对该区别特征，审查意见通知书以该区别特征是“本领域的常规技术手段”为由否定其创造性，认为为了美观而设置装饰层是常见的，而选择透光材料来实现背光功能也是本领域技术人员容易想到的常规选择。
针对上述审查意见的答复，申请人一方面深入挖掘了其技术效果，阐述了该不透明的、透光的装饰层在日常状态下是不透明的，隐藏了内部复杂的机械结构和指示符，起到了装饰钮的作用，极具美观性。背光开启时，光指示装置发出的光可以穿透这层装饰层，从而在旋钮正面形成背光指示（如刻度、数字）。本发明仅用一层装饰材料就使操作表面同时实现了“装饰”和“透光指示”两个目的，结构非常简单，易于生产装配。
同时我们可以看到，审查员意见通知书中对发明所要解决的技术问题的定义是不准确的，审查员将“装饰（不透明）”和“透光”这两个属性拆开，割裂地将其定义为“美观”和“背光功能”两个孤立的问题，并凭空构想了一个旋钮操作表面上的装饰层所能实现的、泛化的“技术效果”，即操作面板上设置装饰层是为了美观，在此基础上，装饰层的材料选择为常规选择。但本发明的精髓恰恰在于同一个结构（一层装饰层）同时、协同地解决了上述两个问题，这种“一体双效”的特性正是发明点所在，不能被割裂地评价。我们需要重新定义一个本发明实际所要解决的更高阶、更精准的技术问题——如何使旋钮操作表面同时实现“装饰”和“透光指示”的双重功能。
另一方面，申请人主动进行了反向举证，指出审查员提供的对比文件为实现装饰和透光功能所采用的解决方案是在旋钮的侧壁上设置透光窗。这恰恰证明了，为实现装饰功能和背光功能，本领域技术人员的常规思路是使用完全不透光的装饰材料作为操作表面，以完全覆盖内部结构，但这会彻底牺牲操作表面的背光功能，需要在“非操作面”（侧壁）额外设置透光窗以实现背光功能，本领域技术人员并不容易想到对操作表面的装饰层进行改进以使装饰层同时实现“装饰”和“透光指示”的双重功能。因此，在本发明出现之前，本领域技术人员并不能克服“装饰层需要提供遮挡作用”而“背光面板需要允许光线透过”这一长期存在的固有矛盾，本领域技术人员并不容易想到对操作表面的装饰层进行改进以使装饰层同时实现“装饰”和“透光指示”的双重功能，本领域技术人员无法解决本申请所要解决的“如何使旋钮操作表面同时实现“装饰”和“透光指示”的双重功能”的技术问题。本申请的上述技术方案并不是“本领域的常规技术手段”。
《专利审查指南》第二部分第八章第 4.10.2.2节中清晰指出了：审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。并且，在审查意见通知书中，当审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明。审查员认定某技术特征为“常规技术手段”或“容易想到”，隐含的逻辑前提往往是“该特征仅能产生本领域可预期的常规效果”，而通过挖掘区别特征带来的“预料不到的技术效果”，通过多维度证据链反向证明审查员主张的“常规技术手段”或“容易想到”在“本领域技术背景、技术问题场景下”并不成立，能够清晰地凸显审查员的审查存在明显的主观性，凸显审查员所认定的“常规技术手段”或“容易想到”的技术特征是缺乏现有技术或公知常识的支撑的，进而凸显审查员“无证据认定公知常识”的程序缺陷与“事实认定错误”的实体问题缺陷，从而瓦解审查员关于“常规技术手段”、“容易想到”认定的合理性，更能形成实质性压力，迫使审查员依法履行举证义务，即推动审查员依法提供公知常识或补充对比文件作为支撑证据，这无疑增加了其论证难度。若审查员无法提供有效证据，或提供的证据无法覆盖发明的技术场景与特殊效果（例如审查员列举的公知证据仅能够证明某种材料可以实现日常状态下为不透明状态，而设置在光源侧时可以进行透光为公知常识；而无法证明该种材料在旋钮上同样适用，无法证明通过将该种材料设置在旋钮的操作表面上能够实现“装饰”和“透光指示”的双重效果），发明获得授权的可能性将显著提升。
专利创造性的判断标准，不仅要求有区别特征本身，更要求该区别特征带来了“预料不到”的、“显著”的技术效果，区别特征是否显而易见要看采用该区别特征本身去解决其对应的技术问题是否是公知常识或现有技术所公开的；区别特征与技术问题深度绑定，是判断“常规技术手段”或“容易想到”所要遵循的根本，脱离技术问题的常规性判定是缺乏合理性的。审查员认为区别特征是“常规技术手段”或“容易想到”，往往是因为未认识到该组合或改进能产生超越本领域技术人员预期的效果。审查意见答复时，在明确区别特征的基础上，需先通过对比最接近现有技术找出其核心缺陷，再结合区别特征在发明创造中的具体作用与实际效果，精准定位“发明创造要解决的真实技术问题”，最终围绕该技术问题判断区别特征的应用是否常规。促使审查员跳出“看特征定常规”“凭臆造论效果”的误区，促使审查员客观、准确地评估区别特征的技术价值。所以，成功的答复策略绝非简单的争辩或对技术特征的罗列，其核心突破口在于：清晰、有力、有层次地阐明本发明区别特征所实现的“技术效果”，这正是连接技术特征与创造性高度的桥梁。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：樊菲菲 北京高沃律师事务所