从因特尔与VLSI专利侵权一案谈“一事不再理”在中美专利无效

最近收到咨询：如果被告已经在美国联邦地区法院的专利侵权案件中针对涉案专利提起了专利无效的积极抗辩理由，但是该无效抗辩理由最终没被法院接受，那么被告是否还能够向PTAB（美国专利审查上诉委员会）针对涉案专利提起专利无效呢？借此机会，笔者跟大家一起研究下这个问题以及比较中美专利实践中“一事不再理”原则的适用区别。
众所周知，美国是判例法国家，要看官方对该问题的态度，需要检索是否有相关判例。于是针对该问题我进行了相关检索，笔者检索到了美国专利商标局关于该问题的作出的最新复审决定（复审决定号：IPR2021-01229），即INTEL CORPORATION AND PATENT QUALITY ASSURANCE, LLC,Petitioners,v.VLSI TECHNOLOGY LLC, Patent Owner一案。在详细的介绍该案例前，先对中美专利无效程序进行一个大致地比较，以帮助读者更好的理解美国专利无效程序。
一、中国专利无效宣告及其“一事不再理原则”简介
在中国，一旦专利权人或者有权发起诉讼其他人向涉嫌专利侵权者发起专利侵权诉讼，被告的律师一般都会在第一时间建议被告针对涉诉专利去向国家知识产权局专利与复审无效审理部发起专利无效程序。经过国知局审理后，一般会在大概7-12个月内作出无效审查决定，对无效审查决定不服的任何一方有权在三个月内向北京知识产权法院针对该无效审查决定提起行政诉讼，如果双方放弃行政诉讼或者经法院的生效裁判，该无效决定产生最终的法律效力。即中国法院没有权力针对涉案专利的有效性直接作出审理和判决。这种情况下，中国无效宣告中的“一事不再理”原则运用起来比较简单，即：对国知局已作出审查决定的无效宣告案件涉及的专利权，以同样的理由和证据再次提出无效宣告请求的，不予受理和审理。如果再次提出的无效宣告请求的理由或者证据因时限等原因未被在先的无效宣告请求审查决定所考虑，则该请求不属于上述不予受理和审理的情形。
二、美国专利侵权诉讼中主张专利无效的方式
而在美国，自从美国发明法案AIA法案生效后，在原告针对被告的涉嫌侵权行为向联邦地区法院发起专利侵权诉讼后，被告既可以选择在一年内向美国专利商标局的专利审查上诉委员会（以下简称“PTAB”）针对涉案专利发起（1）授权后复审程序PGR（Post-grant Reexamination，自专利授权之日起9个月内提起），或 （2）IPR（双方复审程序，自专利授权日起9个月后，如果已发起PGR的话那么必须在PGR出了结果后发起），或（3）针对商业方法类专利的涵盖商业方法（CBM）的过渡程序。也可以选择向联邦地区法院提起专利无效抗辩（肯定的抗辩，必须在答辩状中列举，否则视为放弃）或者专利无效反诉（强制性反诉请求，如果有必须在答辩状中提出）。其中，实践中常用的无效主张方式就是发起IPR程序以及向法院发起无效反诉或者无效抗辩。关于PTAB审理的IPR程序与联邦地区法院的无效审理程序之间的区别请参见以下表格：

在了解上述两个程序的区别后，在收到专利侵权诉讼的通知后，被告可以根据自己的实际情况选择适合自己的无效途径。那么问题来了，法院已针对专利无效抗辩/反诉审理后的所作出的判决与PTAB所作出的复审决定之间是否互相适用类似“一事不再理”原则呢？从上述因特尔的案例中，我们得到的结论是：PTAB作出的双方复审审查决定对于联邦法院或ITC单向适用“排除规则”（类似一事不再理规则），对于IPR中已提出或者原本可以合理地主张的专利无效理由，不得再次向联邦地区法院或者ITC主张，而联邦地区法院所作出的与专利无效相关的判决将不能阻止请求人再次针对涉案专利向PTAB发起双方复审程序。具体案情介绍如下。
案件背景介绍
因特尔和VLSI之间的这起专利纠纷开始于 2019 年，VLSI 在德克萨斯州西区法院起诉英特尔侵犯其两项专利（’759 和 ’373 专利），因特尔随即在答辩过程中主张涉案专利无效。2021 年 3 月，陪审团认定因特尔的相关行为构成专利侵权并应向VLSI赔偿 21.75 亿美元（请参考VLSI Technology LLC v. Intel Corp., 6:21-cv-57 (W.D. Tex.)号判决书）。据此，德州西区法院于 2022 年 5 月 10 日做出最终判决，决定英特尔没能够证明 ’373 号专利无效。而早在2021年7月7日，另案中的被告专利质量保证有限责任公司（Patent Quality Assurance, LLC）已针对 ’373 号专利向PTAB提起了 IPR请求，因特尔也针对'373号专利发起IPR并请求与专利质量保证有限责任公司的该IPR请求合并审理。PTAB同意了英特尔公司针对'373号专利的合并审理请求。
专利权人的主张
在针对'373号专利的双方复审程序中，VLSI提出终止审理的动议（motion to terminate），宣称根据通常的“排除原则”，在联邦地区法院针对涉案专利相关的无效理由作出最终判决后，禁止被告向PTAB针对涉案专利再次提起专利无效。其具体理由为：PTAB必须遵循普通法中“排除规则（包括Issue preclusion (争议事项排除规则)和claim preclusion（诉讼请求排除规则）, 类似一事不再理原则）”的通常适用规则，即必须要有美国国会的明确的意图来克服该“排除规则”在后案的适用。缺乏国会的明确意图，“排除规则”应适用于在后的IPR程序，因此联邦地区法院针对专利无效作出的最终判决将排除在后的IPR复审程序对该专利无效再次进行审理。
PTAB最终结论
PTAB不同意VLSI的上述主张，PTAB称本案应适用美国最高法院在Astoria Federal Sav. & Loan Ass’n v. Solimino, 501 U.S. 104 （1991）案中确定的标准，即：除非在有限的情况下，否则不需要国会的明确声明来克服普通法原则的推定适用。而“诉讼请求排除（claim preclusion）”不是有限情况其中之一，因此“诉讼请求排除”不需要国会的明确声明来避免其适用。确立了该标准后，PTAB 研究了国会在美国法典第35章第315条中（35 U.S. Code § 315 - Relation to other proceedings or actions）关于禁止反言条款（请参考如下该条款的具体内容）中的意图。该条款明确规定了“诉讼请求排除”规则的适用遵从单向原则：从 IPR 到任何其他程序单向适用，该条款没有将“诉讼请求排除”从地区法院的诉讼中强行施加到美国专利商标局的复审程序中。即PTAB认为已作出的IPR审查决定对于联邦法院/ITC单向适用诉讼请求排除规则（即一事不再理规则），而联邦地区法院所作出的与专利无效相关的判决将不能阻止请求人再次针对涉案专利向PTAB发起双方复审程序。据此，PTAB作出了最终决定：“专利权人没有证明普通法上的“诉讼请求排除”适用于本IPR程序，因此我们驳回专利权人VLSI请求终止因特尔IPR请求的终止动议”。
三、美国禁止反言原则介绍
根据美国最新专利法第315条的规定，如果USPTO对复审程序作出最终的决定后，申请人/所有的真正利益相关人/所有的利害关系人都不能就同样的权利要求，针对那些申请人已经提出或者本来可以合理地提出的无效理由，再向USPTO提起无效请求（禁止反言原则）。该禁止反言原则不但适用于USPTO自己的程序，也适用于联邦地区法院和国际贸易委员会（ITC）的专利无效程序。

附：条文原文
35 U.S. Code § 315 - Relation to other proceedings or actions
e)Estoppel
(1)Proceedings before the office.
The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner,may not request or maintain a proceeding before the Office with respect to that claim on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.
(2)Civil actions and other proceedings.
The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not assert either in a civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28 or in a proceeding before the International Trade Commission under section 337 of the Tariff Act of 1930 that the claim is invalid on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：刘丽 北京超成律师事务