专利创造性判断中公知常识认定问题研究

罗立国，厦门大学知识产权研究院副教授，厦门大学一带一路研究院研究员；汪俊威，北京市柳沈律师事务所实习律师/实习专利代理师。

原文刊载于《电子知识产权》2024年第6期

摘要：公知常识是专利创造性判断中常见理由，但既有的法律法规对其的认定规则并不完善，专利审查和司法裁判中对通过举证证明和说理证明来认定公知常识的顺序和界限并没有明确的规定。因此，在坚持专利创造性判断中，保护具有创造性劳动的前提下，应当明确举证证明和说理证明的先后顺序，并有必要通过引入“众所周知的事实”来对需要举证证明和说理证明的公知常识进行划分。在此基准下，尝试扩大公知常识的载体范围以适应日新月异的技术发展，并使得公知常识的认定趋于客观化和公开化。

关键词：专利创造性判断；公知常识的认定规则；举证证明；公知常识载体；说理证明

一、引言

专利制度中公知常识范围的确定实际上是对技术信息中的公共领域的确定，防止现有技术中的公知内容被长时间地垄断，其与对专利权设定年限具有类似的功能。由于公知常识的外延边界随着科学技术的发展而不断地扩张，因此，公知常识的认定也因为其所具有的不确定性而存在着较多的问题。如果公知常识的认定标准过于宽松，则会导致审查员滥用公知常识，进而忽视发明人的智力劳动成果，损害发明人的合法利益，乃至打击发明人对创造成果主张合法保护权益的积极性。

目前公知常识的认定方式主要分为“举证证明”和“说理证明”两种。对于举证证明，实践中主要采用教科书、技术手册等公知常识性证据进行证明，证据载体过少；采用说理说明时则往往过于简单，缺乏信服力。因而，需要对专利创造性判断中公知常识的认定规则进行讨论，并在此基础上，尝试明确举证证明和说理证明的顺序和界限，并对举证证明中的“证据载体问题”进行探究，以期区分举证证明和说理证明的先后顺序，明确公知常识的认定规则。

二、专利创造性判断中公知常识的认定规则探究

《专利审查指南（2023）》中对创造性判断的规定借鉴了美国专利法中的“教导——启示——动机”检验法(teaching-suggestion-motivation[TSM]test)，对于“显而易见”的审查，其最终落脚点在于技术启示存在与否的判断。当该专利申请所包含的技术方案与现有技术相比，其区别技术特征是公知常识，则其被认定为不具有非显而易见性，不具备授予专利权的资格，因此明确公知常识的认定规则便显得尤为关键。

（一）公知常识认定中证明的必要性

目前知识产权学术界和实务界当中，针对公知常识认定是否需要进行证明仍然存在不同的声音。有学者认为通过自由心证就可以对专利创造性判断中的公知常识进行认定。另一种观点认为由于审查员或法官的知识储备、专业技能、对创造性判断的认知可能存在差异，以致常常会导致公知常识的认定存在分歧和偏差，因此需要对公知常识进行证明。有美国学者采用固有预期原则将现有技术参考文献的范围扩大到预期超过该现有技术参考文献中明确教导的内容。只有通过检查现有技术的明示和隐含披露，才能真正确定预期，从而使先前可供公众使用的发明不脱离公众的掌握，并且需要向不知道的法官解释精通这项技术的人会知道的常识。即在审判中，不要适用僵化的规则进分析，相反，期望法院对给定的本领域技术人员所具有的常识做出事实发现。另外，虽然通过消除忽视知识和公知常识的僵化规则，使被指控的侵权人受益，但如果法院继续保留忽略知识的规则，即本领域技术人员完全知情的相反事实假设，结果将使获得和行使专利权变得更加困难。

中国有学者收集了64份北京知识产权法院成立以来涉及公知常识的行政判决书，经过归类分析发现，其中大多数是较为简单的说理，并且仅有3份与复审委的认定不同。另外，根据相关的抽样调查，我国知识产权局、欧洲专利局和美国专利商标局出具的审查意见通知书涉及创造性时引用公知常识的比例分别为95.2%、37.5%、9.5%。另外，公知常识的认定容易出现易得性偏差。日本的专利审查实践中，对于与公知技术的不同之处，有时可以根据技术常识判断是否容易将公知技术变更为本发明的结构，而无需特别引用证据。一般而言，在与公知技术进行组合时，周知技术可能比一般公知文献更容易。只是在实际审查中，由于并非所有的公知常识都可以找到书面证据以及本领域技术人员的水平并不是必须依靠举证才能证明。

另外，由于载体的有限性、检索手段单一和行政资源的有限性等原因，公知常识性证据的获取难度较大，如果要对所有的公知常识性证据进行认定会损害时间效率。同时，根据《专利审查指南（2023）》规定如当事人认为某一技术手段是公知常识，那么其需要通过举证或者说理来证明这一技术手段是该领域的公知常识，否则合议组对该主张不予认可。因此实质审查程序和无效宣告请求程序中，认定公知常识均有说理证明和举证证明两种方式。但是在具体的实务实践中，如何采用说理证明和举证证明来对公知常识进行认定，以及这两种认定方式的界限，仍有诸多争议。

（二）优化“三步法”中涉及公知常识认定的规则

我国专利创造性判断“三步法”系借鉴欧盟“问题——解决判断法”(Problem-Solution Approach)的产物，该审查思路的前两步骤是第三步判断的基石，且争议较小，但是第三步往往需要审查员和法官的自由裁量，这也是现实中主要争议所在。专利审查和复审当中，审查员应当从本领域技术人员的角度出发使用“三步法”判断专利申请是否具有创造性。在涉及界定区别技术特征是否是“公知常识”时，有学者提出不能只考虑某个技术特征本身是否是“公知常识”，应当从判断整体的技术效果以及所能解决的技术问题是否是公知常识这一角度出发，将该区别技术特征整合入整体的技术方案中进行具体分析。根据相关公知常识的定义，应坚持“整体原则”和“应用原则”，从技术手段、解决问题时是否惯用、判断主体等三个角度进行判断。

结合现有的理论基础，立法上应当对公知常识在审查和复审等程序中的认定步骤进行规范，根据“三步法”的创造性判断标准，可以尝试分为以下四个步骤：1.确定最接近的现有技术；2.明确区别技术特征，在具体的应用场景下，将区别技术特征放置于整体技术方案中来判断；3.判断技术启示，涉及公知常识认定时，应当站位于本领域技术人员的角度，从整体性原则和应用性原则对公知常识进行认定，同时判断现有技术当中是否存在区别技术特征中所要解决的技术问题；4.审核公知常识，如果公知常识只是公开了基础原理性内容，则要判断是否有明确的指引能使得本领域技术人员对基础原理性内容朝着区别技术特征进行改进。实践中，最高人民法院在判例中认为词典中只进行了原理性的描述，不能认定是公知常识。因此认定公知常识时，在三步法的基础上，需要对能否根据原理性内容得到具体的技术特征进行进一步的验证，这也是在专利创造性判断中涉及公知常识认定的较为特殊的一点，需要增加一个审核步骤来提高公知常识认定的准确性。同时也可以对公知常识的组合需要怎样的组合动机进行规定，对于发明，只有技术领域相同，并且技术问题相同、技术手段近似等，才能组合公知常识；对于实用新型，如果是属于同一技术领域的公知技术，只要没有特别的阻碍事由，就可以组合。

三、专利创造性判断中公知常识的说理证明

公知常识的举证方式均包括说理证明，但实践当中说理证明往往充满了审查员和法官的自由心证，得出的结论往往不能使得专利申请人或专利权人信服。但这不意味着要摒弃说理证明，说理证明仍有其存在的价值，只是需要明确说理证明的具体方法，以及其与举证证明的衔接制度，提高了说理证明的可操作性和证明力。

（一）明确通过说理证明认定公知常识的规则

说理证明由于其适用灵活、效率高等特点，其一方面符合行政效率原则，另一方面弥补了举证证明在专利审查中所暴露出的缺陷，因此具有一定的适用基础。美国专利商标局和法院在KSR案之前，僵硬地适用TSM测试法，坚持要求出示那些在实质上难以出示的证据，降低了审查标准，同时也阻碍了竞争。美国联邦上诉法院甚至在Lee案中提到：“公知技术和公知常识，即使假定来自机构的专业知识，也不能在法律需要权威时取代权威。”KSR案中，美国联邦最高法院指出对于技术启示的认定不应仅限于书面记录的文字，还应考虑其他因素，因为启示可能存在于非书面形式中，不能僵硬地适用TSM判断准则，专利创造性判断应当以一种更加灵活的方式进行，因此撤销了上诉法院的判决，发回重审。因此从美国的司法实践来看，美国的专利商标局和法院是逐步在接受没有明确的书面证据，而只是通过说理来对公知常识进行认定，并确定公知常识能够与现有技术进行结合，进而认定技术方案不具有授予专利权的资格。显而易见的法理学已经决定允许审查员根据他们对公知技术或者公知常识的理解来拒绝专利要求，只要他们解释了他们的推理，不管这个推理有多主观。

KSR案强调PHOSITA不是自动机，它具有常识，美国联邦最高法院批评了仅基于特定现有技术而不诉诸明显性的刚性分析来确定一个普通工匠在考虑可能的组合或修改时所使用的知识、创造力和常识。此外，欧洲专利局申诉委员会甚至还规定，在未被质疑的前提下，公知常识的认定只需要说理即可，而不需要具体书面文献的证明。

至于如何进行说理证明呢？一种观点认为审查员或者法官在对公知常识进行说理证明时，可以分别从技术领域、技术问题和技术启示等实质性要素检验的“三重门”展开论述。区别技术特征只有顺利地通过以上“三重门”的检验，才可以令人信服地认定为公知常识。由于公知常识和特征的技术领域以及特定的技术问题以及能够产生的技术效果等具有非常大的关系，因此审查员或者法官在对公知常识进行说理证明时，应当根据“整体原则”，从技术领域、技术问题、技术效果以及该公知常识可以给本领域技术人员带来技术启示等方面来展开论述，而不可以将某一技术特征孤立出来，单独论述其自身所固有的功能，甚至一笔带过。复审与无效受理部在判断公知常识时，还参考民事诉讼中的“优势证据原则”，为了增加说理的证明力，增加两份以上来源不同的专利文献、科技期刊等作为说理的辅助，显示审查员的审查意见是有据可依的。

针对说理证明和举证证明的顺序，目前专利审查制度改革的方向为弱化主观因素所占权重、限缩审查主体自由裁量空间，因此应坚持明确举证证明为主、说理证明为辅的适用原则。同时根据《专利审查指南（2023）》的规定，普遍认为举证证明的适用优先级要高于说理证明。对此，审查员应优先进行举证证明，只有当无法使用证据进行证明的情况下，才进行说理证明，这也与美国专利商标局在MPEP中的规定一致，用来证明“公知常识”的方式有举证证明和充分说明两种，一方面直接披露公知常识，另一方面为公知常识在技术和科学方面的推理提供原则性或理论性根据。因此在适用顺序上，美国MPEP规定举证证明的优先级要比说理证明更高。在Inre Ahlert案中，法院指出，审查员可能采取的证据之外的事实通知必须“能够立即和毫无疑问地进行证明以对抗争议”。然而，在合理可能的情况下，审查员最好引用现有技术作为参考文献，而不是依据官方通知。但需要注意的是，在具体的举证、质证过程中，《欧洲专利局审查指南》认为，“公知常识”通常是免证事实。“公知常识”在证据法上的这一地位有助于“避免诉讼双方在搜索大量教科书和百科全书时浪费时间和精力”。更进一步地，“公知常识”不仅被记载在书面文献中，也可以是技术人员的经验知识（mental furniture）。在欧洲专利局的审查中，“公知常识”的认定一般只需要充分说理，只需要在受到质疑时通过证据证明即可。

（二）制定“众所周知的事实”的认定规则

最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释（2020年修正）中规定众所周知的事实为免证事实。针对“公知常识”中是否包含“众所周知的事实”，法官和审查员有两种不一样的看法。一种观点认为，公知常识主要有两个方面的内容：（1）本领域技术人员所能获知到的本领域的惯用技术手段；（2）普通人根据自己生活中的日常经验便能获知的技术常识，也就是证据规则中的“众所周知的事实”。另一种观点认为如果需要对公知常识进行列举，则其可以分为两类：（1）“众所周知的事实”，在对其进行认定时，本领域技术人员例如审查员、申请人等只需要说理证明即可，而不需要进行举证证明；（2）存在于书面证据中的技术手段，对其的认定则需要举证证明。但是也有其它观点存在，认为需要从判断主体和领域出发，公知常识的判断主体应当是本领域的技术人员，并且领域应该是特定的技术领域，公知常识是该领域内的普通技术手段而不是审查员或者法官根据其在生活中的日常经验便能得到以及判断的内容，因此其并不包括“众所周知的事实”。此外，站在立法角度，将“众所周知的事实”归属于“公知常识”也有利于法律法规不断地跟随上科技和社会发展的步伐，最高人民法院把生活常识的“众所周知的事实”直接认定为公知常识。

“众所周知的事实”是一种司法认知，只要认定区别技术特征是“众所周知的事实”，则不需要对该技术特征进行举证证明，只需要充分说理即可。对于如何划分“众所周知的事实”和“公知常识”的界限，也即说理证明和举证证明的界限。对此可以尝试引入“公知度”这一概念，一项技术在被公开后，一般来说，随着时间的推移，会有更多本领域技术人员知晓该项技术，因此其“公知化”程度也将越高。当某项技术的“公知度”达到一定程度时，则可以认为该技术已经达到“众所周知的事实”的程度，则可以免于举证证明。至于如何判断某一技术的“公知度”，实践当中应当以该技术被业界技术人员应用的广度或深度来进行判断，而并非单纯地依据时间或者载体的形式。在此基础上，可以构建类似于美国专利商标局的“公众专利评审（community patent review）”项目，对于争议较大的公知常识认定问题，可以发挥集体的智慧，将其上传至网络，并设立一定的奖励机制，由该领域相关的技术人员对其进行评析，以供审查员和法官进行参考。同时评议时要注意根据行业以及该技术的发展情况，结合该领域技术人员普遍的接受程度，并且可以对这些不同的影响条件赋予不同的权重，得出具体的数值来评判某一技术的“公知度”。同时此举也是对日本做法的借鉴，其对“惯用技术”“周知技术”“技术常识”“公知技术”等进行了明确的定义，有利于对公知常识和与其相关的术语进行精细化的审查。

四、专利创造性判断中公知常识的证据规则的完善

《专利审查指南（2023）》中规定的3种公知常识性载体所能覆盖的技术内容相对有限，往往无法跟随现代科技日新月异的步伐。在理论和司法实践上，对于认定公知常识性证据的争议较小，但是针对如果满足真实性和公开性的载体记载了所争议的特征，例如各种专利文献和期刊文献，也可以将该非公知常识性证据所载明的特征被认定为公知常识存在争议，其适用规则还有待完善。

（一）教科书、工具书等公知常识性证据

《专利审查指南（2023）》中明确规定的公知常识性证据的载体只有教科书、技术词典、技术手册等。公知常识性证据是指记载本领域基本技术知识的教科书或工具书。在没有相反证据的情况下，其上记载的技术知识可以推定为公知常识。根据第四部分第八章第4.3.3节的规定，当事人可以通过教科书或者技术词典、技术手册等工具书记载的技术内容来证明某项技术手段是本领域的公知常识。由此可见，指南中明确规定的公知常识性证据的载体只有教科书、技术词典、技术手册等。其次，公知常识性证据是指记载本领域基本技术知识的教科书或工具书。在没有相反证据的情况下，其上记载的技术知识可以推定为公知常识。另外，在审查实践中，从图书等载体的序言以及内容介绍便可以判断其是不是公知常识性证据，例如其载明了该书可以作为相关专业培训教材和相关专业本科和研究生参考教材。

关于公知常识是否具有除了公知常识性证据以外的载体，业界存在不同的意见，有观点认为，公知常识的载体应维持在教科书、工具书的范围，专利文献和科技期刊等载体由于缺乏普遍的公知性以及准确性尚未被验证，因此不应当直接作为公知常识的载体。也有观点认为，只要载体上所体现的技术内容能够反映一定的技术事实并且达到了相应公知度的要求，就有可能成为适格的公知常识载体，并不需要机械、硬性地进行限定。但在通过教科书、工具书等所属技术领域中的公知常识性证据难以证明的情况下，可以通过该领域的多篇专利文献、期刊等非公知常识性证据相互印证以充分证明该技术知识属于公知常识，但应遵循更严格的证明标准。

（二）专利文献和期刊文献

目前，美国、日本、欧洲等发达经济体也都将专利文献以及期刊文献纳入认定公知常识的证据当中。《欧洲专利局上诉委员会判例法》（2022年7月第10版）第I部分Patentability（可专利性）第C章Novelty（新颖性）中的第2.8节对专利说明书作为公知常识、专业出版物作为公知常识进行了专门详细的规定。《欧洲专利局审查指南》（2022年3月）又进一步规定，公知常识可以有不同的来源，其并不依赖某一技术文献的发表。针对是否为公知常识的决定，在有争议的情况下，则需要有书面证据（例如教科书）的支持。单一技术文献一般不能用来认定公知常识（见T475/88）。在特殊情况下，技术文献可以用来认定公知常识（见T595/90），特别是某一技术文献已经进行了综合性研究（见T309/88）。如果某一技术领域非常新，相关技术知识尚不能从教科书中获得，则可以采纳技术文献的内容（见T51/87）。技术内容并不因为在特定教科书、参考书等上发表而成为公知常识。相反，它出现在这类载体中是因为它已经是公知常识（见T766/91），这意味着这种出版物中的技术内容必须在出版日期之前的某个时间已经成为公知常识的一部分。

我国司法实践中，专利文献和期刊文献并不被法院广泛采纳为认定公知常识的证据。最高人民法院在判例中并没有认定提交的期刊论文的证据为公知常识证据。然而，有观点认为专利文献和期刊文献需要满足一定的条件才可以被认定为公知常识。对于专利文献，可以重点考察其专利权人以及引用频率，如果专利权人覆盖了该领域大部分的制造商、供应商和研发机构，则可以判断其可作为认定公知常识的证据。进一步地，如果一件专利的引用频率较高，并且引用其的专利申请人覆盖了该领域的大多数主体，则可以进一步辅助证明其可以用来认定公知常识。对于期刊文献，如果其作者不同，而且发表在不同期刊，进一步地，该期刊文献作者为行业内的顶尖人才，引用频率较高，而且发表的期刊是该领域的顶级期刊，或者被一些常用的数据库收录，例如英文的EI数据库、IEEE数据库，中文的CNKI数据库、万方数据库，则该期刊文献可被认定为公知常识。同时也可以参考日本专利特许厅的做法，对引用的文献数量做出一定规定，当采用专利文献时，一般应当引用2—3篇专利文件，当采用的是教科书等时，则只需要1件。基于上述方法则能极大地增加采用专利文献和期刊文献进行公知常识认定的合理性和可行性。

专利文献和期刊文献的获取方式较为简单，且其所记载的技术内容均较为具体，并非类似于教科书、工具书等只是记载了基础原理性内容，容易对公知常识进行客观、准确的认定。专利文献、期刊文献也是教科书、工具书等的技术来源，一项技术在专利文献、期刊文献发表后，只有在经过反复论证检验后，才会被收入到教科书、工具书中，成为该领域普遍知悉的技术规范。大部分专利文献和期刊文献还未经过反复验证，其公知性还存疑，需要对其从严把握。同时，某些领域在认定公知常识方面是存在特殊性。例如在通信领域，存在较多的“标准必要专利”，而在后的技术往往会在此的基础上进行发展，因此通信领域的技术人员会有更多的机会来了解到这些“标准必要专利”。这些“标准必要专利”在认定公知常识时也更容易被审查员和法官所接受。此外，即使专利文献和期刊文献不能单独用来认定公知常识，但是其可以被用来当作说理证明时的佐证，增强说理的可信度。

（三）国家标准和行业标准等技术型标准

司法实践中，有法院接受国家标准和行业标准作为公知常识的载体，例如最高人民法院认可了国家标准文件为公知常识。最高人民法院则直接认定国家或行业标准为公知常识性证据，进一步扩大公知常识性证据所涵盖的范围边界。与专利文献和期刊文献不同，国家标准和行业标准已经较为广泛地被法官认定为公知常识性证据。综合最高人民法院司法案例，与专利文献和期刊文献不同，国家标准和行业标准已经较为广泛地被法官认定为公知常识性证据，因此《专利审查指南（2023）》当中对于公知常识性证据的列举应当扩大至国家标准和行业标准，以适应现有的司法裁判标准。而通信领域的标准协议，如蜂窝通信网络的3GPP标准等，由于这些标准协议经过世界上主要通信组织和公司协商确立后，便足以成为通信领域在研究和开发时的重要参考资料，本领域技术人员对其熟悉程度较高，因此也可以作为认定公知常识时的证据。

国家标准和行业标准等技术型标准是本领域技术人员所共同遵守并被重复使用的一种规范性文件。某些强制性的技术标准甚至要求必须执行，其通过法律法规等强制性手段保障实施，不遵守相关技术标准可能构成违法行为。由于国家标准和行业标准等技术型标准需要被广泛遵守，因此其公知性和准确性不像专利文献和期刊文献尚需要经过时间的检验，其往往被本领域技术人员所熟知，准确性也经过证实。但是技术标准中所记载的技术内容往往较为宽泛，只有操作方法和技术数值，因此实践当中需要审查员或法官更加审慎地判断是否存在启示，使得本领域技术人员能够从技术标准得到具体可实施的技术方案。

（四）公知常识数据库

日本专利特许厅与产业界共同编撰出版的《周知、惯用技术集》涉及各种技术领域。为了确定现有技术中的公知常识，国家知识产权局可以组织产业界和学术界的智力资源，编撰、出台相应的《公知常识参考集册》，并对其中的内容不断地进行修正、更新，以保证其科学性，防止出现审查结果显失公正的情况。但是重新修订《公知常识参考集册》工程过于庞大，将耗费大量的人力、物力。因此可以考虑通过逐步积累的办法来建立公知常识数据库，当审查员确认某一技术手段为公知常识时，可以将相应的信息（技术手段、技术效果以及时间等）记录到该数据库中。同时还可以考虑引入由本领域的技术人员对公知常识数据库进行监督异议机制。若是产生异议，则可以向国家知识产权局申请复核，国家知识产权局在经过内部评议后，将复核结果予以反馈，如此便能够提高所建设的公知常识数据库的准确性和信服力。公知常识数据库还应该向公众开放，如此便可以进一步提高专利创造性判断的可预测性，减少审查员或法官的主观因素对公知常识的认定所带来的影响。

考虑到从现有案例开始积累将会是一个漫长的周期，因此在出现根据现有公知常识数据库无法认定的情况时，可以考虑与公知常识数据库具有异曲同工效果的《国际专利分类表》。《国际专利分类表》具有工具书的属性，每个分类号都包含了某一特定领域的大多数专利文献，其具有较强的普遍性和广泛性，其出版表明该表可供相关领域的技术人员使用，可以用来认定公知常识。

五、结语

现有的专利审查、专利复审与无效宣告请求程序以及司法程序等都涉及专利创造性判断，在认定区别技术特征是否是公知常识的问题上较为主观。对此，应当明确举证证明和说理证明这两种方式认定公知常识的顺序和界限，同时尝试扩大公知常识的载体范围，探讨采用教科书、工具书等公知常识性证据之外的证据对公知常识进行认定的合理性和可能性。

注：因字数关系，注释省略，详见《电子知识产权》刊发原文。

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