专利局倡导之外观设计本国优先权部分运用场景的潜在法律风险分析

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“本文就国知局推荐的外观设计本国优先权两种运用场景中可能会存在的法律风险做讨论。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：韩来兵 北京华夏泰和知识产权代理有限公司

2021年6月1日正式实施的《中华人民共和国专利法》（下称新《专利法》）第二十九条规定，自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。这一条款的实施标志着正式引入了外观设计本国优先权制度。

2023年12月11日国务院第769号令公布《国务院关于修改〈中华人民共和国专利法实施细则〉的决定》，新修改的《中华人民共和国专利法实施细则》（下称新《实施细则》）自2024年1月20日起施行，新《实施细则》通过第三十五条等条款完善了外观设计本国优先权的配套规则。

为在审查实践层面保障对新《专利法》和新《实施细则》的贯彻落实，国家知识产权局同期公布了《专利审查指南》（2023），并自2024年1月20日起施行。

一、问题的提出

在新《实施细则》和《专利审查指南》（2023）即将实施的背景下，国家知识产权局专利文献馆2024年1月举行了主题为“法治保障促创新，专利普法全国行”的相关的公益讲座计划，进行了《专利法实施细则》及《专利审查指南》系列宣讲，并在2024年1月17日由专利局外观设计审查部的讲师进行了题为“《专利审查指南》修改——外观设计部分”的普法讲座。[1]
在2024年1月17日的公益讲座中指出本次设立外观设计本国优先权的一个主要目的之一是想克服对于改进申请的新颖性问题，并列举了两个运用场景。
场景一：比如说在先申请是A，在后做了一个产品B，B仅仅是在A的基础上做了一些小的改动，如果没有本国优先权，在后单独申请B，那A很可能会成为B的现有设计或者是抵触申请，也就是在后申请B的新颖性是有问题的。有了外观设计本国优先权制度，就可以把A和B以相似设计的方式进行合案申请，同时要求在先申请A的优先权，这时候就可以克服在后申请B的新颖性问题。
场景二：比如说先后分别申请的A和B二者属于实质相同的外观设计，没有本国优先权制度的情况下，那会违反了专利法第九条，申请人只能选择保留A和B中的一个权利。有了外观设计本国优先权制度的情况下，就可以把A和B以相似设计的方式进行合案申请，同时要求先申请的A和先申请的B的优先权，这时候就可以克服二者重复授权的问题。
在2024年1月19日国家知识产权局的官网的政策图解板块和微信公众号同日发布了内容《图说外观设计|一图概览外观设计本国优先权制度》。
《图说外观设计|一图概览外观设计本国优先权制度》在本国优先权运用部分，以图片案例的形式展示了对应于前述场景一和场景二的运用场景，如下所示：

（*图片来源于国家知识产权局网站）

其中，案例一本质上与前述的场景一相契合，案例二本质上与前述的场景二相契合。

对于前述的两种运用场景案例，笔者认为其存在潜在的法律风险。笔者认为：在后的合案申请即便在审查阶段得以授权，在无效确权阶段，其中的部分设计依然可能会因为不符合专利法第二十三条第一款为而被宣告无效。具体的分析阐述见后文。

二、合案申请的外观设计的优先权问题

根据新《专利法》第三十一条第二款的规定，一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。《专利审查指南》（2023）第一部分第三章第9节将A31.2中提及的两项以上的相似外观设计和成套产品的外观设计专利申请简称合案申请。

1、合案申请中的两项以上的外观设计的关系与地位

对于合案申请的外观设计而言，其必然包括两项以上的外观设计，对于同一合案申请中的两项以上的外观设计的优先权应当如何去界定，将成为一个现实的问题。由于优先权成立与否以及优先权日的确定对于专利在审查阶段、无效阶段和维权阶段的主张均具有根本性的影响，在明确合案申请中两项以上的外观设计的优先权问题之前，我们先了解一下当下在审查阶段、无效阶段和维权阶段中对于同一合案申请中的两项以上的外观设计的关系与地位的规定。
对于合案申请的外观设计在审查阶段的相关规定可以参考《专利审查指南》（2023）第一部分第三章第9.3节的内容：合案申请的外观设计应当分别具备授权条件。需要注意的是，无论是涉及同一产品的两项以上的相似外观设计，还是成套产品的外观设计专利申请，其中的每一项外观设计或者每件产品的外观设计除了应当满足上述合案申请的相关规定外，还应当分别具备其他授权条件；如果其中的一项外观设计或者一件产品的外观设计不具备授权条件，则应当删除该项外观设计或者该件产品的外观设计，否则该专利申请不能被授予专利权。
对于合案申请的外观设计在无效阶段的相关规定可以参考《专利审查指南》（2023）第四部分第三章第5节的内容：对于包含有若干个具有独立使用价值的产品的外观设计专利，如果请求人针对其中一部分产品的外观设计专利的无效宣告理由成立，针对其余产品的外观设计专利的无效宣告理由不成立，则无效宣告请求审查决定应当宣告无效宣告理由成立的该部分产品外观设计专利无效，并且维持其余产品的外观设计专利有效。例如，对于包含有同一产品两项以上的相似外观设计的一件外观设计专利，如果请求人针对其中部分项外观设计的无效宣告理由成立，针对其余外观设计的无效宣告理由不成立，则无效宣告请求审查决定应当宣告无效宣告理由成立的该部分项外观设计无效，并且维持其余外观设计有效。
对于合案申请的外观设计在维权阶段的相关规定可以参考《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十五条：对于成套产品的外观设计专利，被诉侵权设计与其一项外观设计相同或者近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围。以及北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第71条：相似外观设计专利的保护范围由各个独立的外观设计分别确定。基本设计与其他各项相似设计均可以作为确定各自外观设计专利保护范围的依据。
通过以上的相关规定可以看出，在审查阶段删除不符合授权条件部分外观设计后，其余的符合授权条件的外观设计可以获得授权，在无效阶段可以仅针对部分外观设计提出无效，在维权阶段只要被诉侵权产品与独立设计中的任一项设计相同或者近似，即构成侵权。说明同一合案申请中的两项以上的外观设计在审查阶段、无效阶段和维权阶段中均是具有相当的独立性的，任一项设计可以被单独授权、单独被提出无效或被无效以及单独确定保护范围主张侵权之诉。
基于此，考虑到优先权问题同样对于审查、无效及维权具有根本性的影响，以及合案申请的多项外观设计之间的独立性，同一合案申请中的两项以上的外观设计应当分别去确定每项外观设计的优先权，包括优先权是否存在、优先权是否成立、优先权日的确定等。其实这就涉及到到外观设计应当存在部分优先权及多项优先权的情况，这一点在《专利审查指南》（2023）中同样可以获得支持，《专利审查指南》（2023）第四部分第五章第9.5节提到：根据专利法实施细则第三十五条第一款的规定，在一件外观设计专利中，可以要求一项或者多项优先权；要求多项优先权的，该专利的优先权期限从最早的优先权日起计算。对于包含有若干项具有独立使用价值的产品的外观设计，如果其中一项或者多项产品外观设计与相应的一个或者多个首次申请中表示的外观设计的主题相同，则该外观设计专利可以享有一项或者多项优先权。上述规定明确了外观设计可以享有部分优先权和多项优先权。

2、外观设计的部分优先权

以下图的案例一为例，在先申请记为A1,A1的申请日为a1；在后申请记为A2,A2的申请日为a2（a2间隔a1在六个月内），A2包括设计1和设计2，A2的设计1与A1的外观设计完全相同，A2的设计2在A1的电动车的基础上增加了脚蹬结构，A2在提交申请时要求了A1的本国优先权。

由于A2的设计1与A1的外观设计完全相同，A2的设计1的优先权成立，A2的设计1的优先权日为a1；由于A2的设计2的脚蹬结构在A1中不存在，A2的设计2的优先权不成立，A2的设计2不具有优先权日，仅具有申请日a2。该案例一为外观设计的部分优先权的情况。

3、外观设计的多项优先权

以下图的案例二为例，在先申请1记为B1,B1的申请日为b1；在先申请2记为B2,B2的申请日为b2(b2晚于b1),B2在B1的电动车的基础上增加了脚蹬结构；在后申请记为B3,B3的申请日为b3(b3晚于b2且间隔b1在六个月内)，B3包括设计1和设计2，B3的设计1与B1的外观设计完全相同，B3的设计2与B2的外观设计完全相同，B3在提交申请时同时要求了B1和B2的本国优先权。

由于B3的设计1与B1的外观设计完全相同，B3的设计1主张要求B1的优先权成立，B3的设计1的优先权日为b1；由于B3的设计2与B2的外观设计完全相同，B3的设计2主张要求B2的优先权成立，由于B3的设计2的脚蹬结构在B1中不存在，B3的设计2主张B1的优先权将无法成立，B3的设计2的优先权日为b2。该案例二为外观设计多项优先权的情况。

三、基于本国优先权的外观设计合案申请的的潜在法律风险

1、抵触申请的相关规定

根据新《专利法》第二十三条第一款的规定，授予专利权的外观设计，应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。尽管该条款中并没有明确将“新颖性”作为外观设计的术语，但在实务中，通常认为该条款为外观设计的新颖性条款。
如果任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中，则在先提出的外观设计专利申请构成涉案专利申请的抵触申请，导致涉案专利申请不符合A23.1而不能被授予专利权。
可以看出，在A23.1中对潜在的抵触申请有“申请在前”和“公告在后”的要求，我们就需要了解，在判断孰先孰后的时候，是用哪个事件的时间与哪个事件的时间进行对比。根据新《实施细则》第十二条的规定：除专利法第二十八条和第四十二条规定的情形外，专利法所称申请日，有优先权的，指优先权日。因此新《专利法》第二十三条第一款中的“申请日”是指“优先权日”。因此在A23.1中分析潜在抵触申请的时间性条件时，“申请在前”应当理解为潜在抵触申请外观设计的申请日（有优先权的为优先权日）在本外观设计的申请日（有优先权的为优先权日）之前，“公告在后”应当理解为潜在抵触申请外观设计的授权公告日在本外观设计的申请日（有优先权的为优先权日）之后。

2、部分优先权的外观设计合案申请中的潜在抵触申请

以前文的案例一为例，在后申请A2设计1的优先权日为a1，申请日a2，在后申请A2的设计2不具有优先权日，仅具有申请日a2。假设在后申请A2经审查后顺利授权，授权公告日为a3。

案例一中各事件的时间轴线如下图所示。

在案例一中，在后申请A2设计1的优先权日a1在在后申请A2设计2（无优先权）的申请日a2之前，在后申请A2设计1的授权公告日a3在在后申请A2设计2的申请日a2之后，因此在后申请A2的设计1相对于设计2而言属于申请在先公告在后的外观设计，在后申请A2的设计1是设计2的潜在抵触申请。

当在后申请A2经审查顺利授权后，如果以A2的设计1为对比设计（抵触申请证据），以不符合A23.1为理由，向国家知识产权局专利局复审与无效审理部请求宣告A2的设计2无效，A2的设计2存在被宣告无效的可能性。笔者认为，具体在本案例中，设计2相对于设计1之间仅有局部细微区别，二者属于实质相同的外观设计，A2的设计2被宣告无效的可能性很大。

3、多项优先权的外观设计合案申请中的潜在抵触申请

以前文的案例二为例，在后申请B3设计1的优先权日为b1，在后申请B3设计2的优先权日为b2，在后申请B3的申请日为b3。假设在后申请B3经审查后顺利授权，授权公告日为b4。
案例二中各事件的时间轴线如下图所示。

在案例二中，在后申请B3设计1的优先权日b1在在后申请B3设计2的优先权日b2之前，在后申请B3设计1的授权公告日b4在在后申请B3设计2的优先权日b2之后，因此在后申请B3的设计1相对于设计2而言属于申请在先公告在后的外观设计，在后申请B3的设计1是设计2的潜在抵触申请。
当在后申请B3经审查顺利授权后，如果以B3的设计1为对比设计（抵触申请证据），以不符合A23.1为理由，向国家知识产权局专利局复审与无效审理部请求宣告B3的设计2无效，B3的设计2存在被宣告无效的可能性。笔者认为，具体在本案例中，设计2相对于设计1之间仅有局部细微区别，二者属于实质相同的外观设计，B3的设计2被宣告无效的可能性很大。

四、后记

本文就国知局推荐的外观设计本国优先权两种运用场景中可能会存在的法律风险做了讨论。自2021年6月1日开始，新《专利法》正式生效引入外观设计的本国优先权制度后，在起初的施行阶段必然会带来各种问题，如何认定采用本国优先权制度的合案申请中的潜在抵触申请，值得进一步观察。

很多申请人在国内外观设计提交申请后，还会根据市场的反应对产品进行细微的改动或推出多款相似的系列设计，如果按照前述案例一和案例二的引导进行在后的合案申请，基于本文的观点，该操作将会冒着在未来自己的合案申请中的一项外观设计因同一合案申请中的另一项外观设计而被无效的风险。本文特意将该观点单独写一篇，也是基于前述案例一与案例二一旦推广开来，在申请人中将不乏拥趸，故着重强调对这种操作方式中潜在抵触申请进行讨论的重要性，尤其是在新规则初露锋芒之时，我们更应本着“一切都值得怀疑”的精神，方方面面地去质疑和探讨相关主张，不放过任何可能影响申请人利益的因素。

注释：

[1]（讲座回放地址为https://cnipa.chinakenet.com/#/lesson/detail/index?id=cd3c0d30f58bc4dfb3ceb07f9ed02006）。

（原标题：专利局所倡导之外观设计本国优先权部分运用场景的潜在法律风险分析）

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作者：韩来兵 北京华夏泰和知识产权代理有限公司

编辑：IPRdaily辛夷 校对：IPRdaily纵横君