专业文章丨从郑渊洁商标维权困境论商标布局的重要性

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►作者：洪燕律师

近日，久违的郑渊洁老师上了微博热搜第一。他在其微博上发了一篇《郑渊洁告别书》，大致内容是：“我（郑渊洁）于1981年和1982年原创了皮皮鲁、鲁西西、舒克、贝塔等知名文学角色。他们陪伴了中国70后至10后5代读者。和他们相关的书刊发行量超过3亿册。仅2021年一年，我因皮皮鲁、鲁西西、舒克和贝塔系列图书销量向国家缴纳了一千多万元个人所得税。对于作家，税单是最可信的作品销量和影响力证明。2008年，联合国世界知识产权组织向我颁发国际版权创意金奖，表彰我原创了皮皮鲁、鲁西西、舒克和贝塔等知名文学角色和作品。2011年4月26日，国家新闻出版总署、全国扫黄打非办和国家版权局授予我“反盗版形象大使”称号。我原创的知名文学角色被不法商家觊觎，他们未经我授权，违反《中华人民共和国商标法》，利用商标代理机构见利忘义、商标审核人员知识产权意识淡薄、自由裁量权过大甚至可能存在寻租空间，将我原创的知名文学角色恶意注册了710个侵权商标，用于兜售各种商品，涉及种类之多，令人咋舌，包括卤腌食品、畜类人工授精、内衣、燃气阀门、餐饮店、鼠粮等等等等，应有尽有，不胜枚举。从今天起，我告别商标维权，不再对侵犯我原创的知名文学角色在先权益的673个侵权商标维权。我每天依然写作，但写出的作品包括已经写出的长篇小说等永远不再发表，因为发表了将面对商标侵权而难以维权成功。作品是作家的孩子，面对孩子可能遇到的风险，任何监护人都不会掉以轻心都会采取万无一失的措施。”

可以说我是看郑渊洁老师的《舒克和贝塔》长大的，从书籍到动漫，特别是听到“舒克舒克舒克，开飞机的舒克，贝塔贝塔贝塔，开坦克的贝塔”的开幕曲就特带劲。我非常崇拜郑渊洁老师，但是，作为知识产权律师，我个人认为他这次的思维跑偏了，也不知道郑老师怎么就被带偏了。以下是我对这件事情的分析，仅供参考。

一、知识产权保护理论

简单来说，知识产权中著作权、专利保护的是作者或者研发人员的创造力，商标并不是保护企业的创造力，而是保护企业的商品在流转过程中的商誉。我国商标是分类保护原则，做过商标注册的企业家们应该知道，注册商标的商品类别一共45类，其中1-34类是商品类，35-45类是服务类。企业需要根据其所在行业进行选择或是对未来进行行业布局，分类别申请。国家在立法层面不允许商标把所有行业垄断及商标资源的浪费，这样不利于各行各业的品牌建设及发展。这也是为什么商标要分类注册及允许撤三的机理所在。

二、郑渊洁维权之困

本事件中“舒克”“贝塔”名称影响了几代人，也收获了不少利益，被法院认定驰名商标应该无异议，只有通过认定驰名商标，商标法关于驰名商标的跨商品、服务类别的特殊保护才能实施。法律将注册商标的保护范围一般确定在“类似商品”和“近似商标”之内，目的在于避免相关公众对商品的来源发生混淆、误认。而法律对于驰名商标的保护范围则实行“跨类保护”。从立法本意来讲，对跨类保护应有所限制，适度保护，应以足以引起消费者对商品的提供者和服务的来源产生混淆、误认或产生某种联想为判断依据，不能含盖所有的领域。同时法院在审理案件中，应根据个案情况，考虑商标的知名度、商标的显著性的大小、强弱和被控侵权行为的误导性等因素在案件中作出合理判断，不能将驰名商标变成无原则的全类保护。目前驰名商标的跨类别保护没有明确的法律规定，依赖法官的个人主观性比较强。但是跨类保护的处理也有其原则与规则。比如，著名汽车商标“比亚迪”，在汽车行业实行类别保护是没有问题的，那么能否将该商标的保护扩展到食品行业？每个案件都不一样，在处理这些案件时，需要先确定处理原则：

★适度保护原则：像一些在特定行业较为出名的商标，应只扩大到该行业或与该行业相关的类别，不宜过度放大。例如“比亚迪”商标，可以扩大到与汽车行业相关的商品。

★权益保护原则：驰名商标的跨类保护，目的是为了保护商标权人的合法权益，在处理案件时，应以保护权利人合法权益为限。

★公正原则：对于商标的跨类保护，法律上没有明确规定，只能在审理具体案件时，根据情况公正处理，这对裁判者来说，公正处理是非常重要的原则。

就本事件来说，“舒克”是一个动漫角色，对这个名称，在和儿童有关的日用生活品上进行保护，是合理的。但如果扩大到机械品类下的管道设备产品上，可以说失去了公正，容易行成垄断。管道设备公司没有义务对动漫中的角色进行避让。

我再举个成功案例，供读者全方面理解。“伊利”想必大家都知道是牛奶品牌，然而当年“伊利”这两个字，差点印在了马桶上。。。多年以前，温州一家水暖经营部委托商标事务所，向工商总局商标局提起申请，要求在部分卫生设备类商品上注册“YiLi伊利”商标。一旦该商标获得最终通过，水暖经营部将可以生产“YiLi伊利”牌的水管、水龙头、冲水马桶、甚至下水管道等10类卫生器械和设备类的商品。法院认定：把“YiLi伊利”用于水龙头、马桶、下水道等商品上，尽管这些商品与乳业没有关联，但容易使消费者联想到不洁物，可能会贬损内蒙古伊利的声誉。

三、企业如何布局商标保护

我曾在一家公司从37个人的创始团队一直做到1000人的上市公司，作为法务部负责人，我对该公司的商标保护布局可以给大家分享以下：

1. 创业初期：很多创业者在公司成立之后，迅速投入拓展业务和市场上，往往忽略了商标问题，给企业发展埋下法律隐患，这类例子不胜枚举。公司成立后首先对公司名称及logo申请商标，方便日后公司品牌推广，在主营行业注册类别即可。公司产品或服务名称的商标在产品推出之前就必须注册，以防竞争对手抢注。另外，对初创者来说，把商标在全部类别上申请注册即“全类保护”是不现实也没有意义的。首先，从成本上来说，如果做全类注册保护，申请费以及后续的商标维护成本会成为创业者的一大负担。其次，从创业过程看，如果3年初创企业未能发展壮大，就可能面临被淘汰的现实。从创业产品或服务的生命周期来看，在互联网和移动互联网的助力下，一款产品或服务可能半年内就会快速走红取得成功，也有可能火过几个月就销声匿迹。因此，创业初期必须重视商标注册与保护是毋庸置疑的，但保护的手段或方式可以是渐进的。

2. 企业上升期：企业上升期是指企业市场发展期的阶段，不论品牌的知名度和影响力度都处于稳定上升阶段，这时要和CEO沟通参考企业战略规划，考虑品牌的布局，除了核心产品类别，也要在产品的关联衍生产品上面进行提前规划保护。同时也要考虑申请防御性商标，防止他人傍名牌。

3. 企业上市后：上市前须做核心商标的“全类保护”，有利于品牌驰名，有利于公司的发展壮大。如做全类别的注册，消费者一看到商标和其象征性的标志等等”便能确认是其公司的品牌。集团化企业、著名品牌、股份上市公司、实业公司往往名声在外，随着社会的发展，而且往往会进行多元化投资和进行不同行业的发展。企业如果不全类注册，他人为了利用公司的名气会立即想到在其它类别抢注你的品牌，搭便车。

四、国家对商标保护力度在加大

早在2021年4月，最高法在《人民法院知识产权司法保护规划（2021-2025年）》中明确，“十四五”时期将重点加强商业标志保护。加大对恶意抢注、囤积商标等行为惩治力度，促进商标申请注册秩序正常化和规范化。科学合理界定商标权权利边界与保护范围，正确把握注册与使用在商标权保护中的关系，强化商标使用对确定商标权保护范围的作用，积极引导实际使用商标。

3月25日，国家知识产权局便已发布《打击商标恶意抢注行为专项行动方案》，决定自2021年3月起，集中开展打击商标恶意抢注行为专项行动。同时，国家知识产权局持续推进商标注册申请便利化改革，加快全流程电子化。目前，我国商标审查周期由9个月缩减到4个月，达到国际领先水平。

最近，2023年3月31日，国家知识产权局关于进一步深入开展知识产权代理行业“蓝天”专项整治行动的通知【国知发运函字〔2023〕51号】，主要是严格规范知识产权代理行为，有力推动行业健康发展，为激发全社会创新活力、推动经济高质量发展提供更优质的知识产权服务。将代理抢注、囤积热词商标，代理重大不良社会影响商标，与从事商标注册和管理工作的人员存在勾连，在代理跨境电商业务及通过网络从事商标代理业务过程中存在违法违规行为，假冒国家机关、国家机关工作人员名义，伪造变造法律文件、印章、签名，接受同一商标代理中利益冲突双方委托等违法违规行为作为2023年的重点整治对象，会同相关部门切实加大打击力度。情节严重的，及时报送国家知识产权局处理；涉嫌犯罪的，依法移交有关部门追究刑事责任。

作者介绍

执业领域：区块链、元宇宙项目规划、专利挖掘、专利布局、专利撰写、专利运营；知识产权证券化、知识产权数据合规等。

北京市京师（上海）律师事务所专职律师、元宇宙服务中心副主任（知识产权）。洪燕女士毕业于北京航空航天大学，自动控制系；南昌大学，法律系；香港商学院&马来西亚科技大学数字经济与区块链专业方向工商管理博士 (DBA) 在读。受聘于上海知识产权局第一批知识产权运营特派员，香港商学院客座教授，上海临港科创中心区块链项目调研员，曾先后任职于中央企业13年，上市互联网公司10年。