专业文章丨被诉知识产权侵权，跨境电商如何应对与维权？

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►作者：京师上海律所涉外案件专业指导委员会副主任

魏心舒律师

一、中国跨境电商遭遇美国知识产权侵权诉讼

2021年5月，浙江的跨境平台商家在速卖通上所销售的打火机，被美国GBC律所(GreerBurns&CrainLtd,位于伊利诺伊州) 钓鱼取证，该律所律师以固定证据为目的，购买了商家打火机，并以方便转账为由，要求商户提供PayPal账号，并固定了网页截屏、链接、销售记录等证据。接着GBC律所起诉至美国北伊利诺伊州法院主张该商户侵犯商标权，并同时申请了临时禁令（TRO），冻结了商户的Paypal账户资金一两万美元。在收到GBC律师信和法院邮件通知后，该商户考量境外诉讼成本后最终放弃应诉。法院因此缺席判决先前Paypal账户中冻结的资金赔偿给原告，同时该商户速卖通店铺也被永久关闭[1]。

中国跨境电商商户被美国本土律所起诉知识产权侵权的案例屡见不鲜，一般而言，受临时禁令影响的账户冻结时间与电商销售淡旺季基本一致。由于电商货物的运输有滞后性，因此，国内电商账户被冻结的高峰期一般为第一季度和第四季度。

申请冻结的主体一般是美国企业与律所，主张中国电商企业侵犯其知识产权，侵权种类包括商标侵权、著作权侵权、产品包装装潢侵权、外观设计侵权等。据美国一家本土律所Bayramoglu Law Offices统计，2020年第一季度，美国北伊利诺伊州法院提起的相关案件180件，其中92件均和中国跨境电商相关，占比51%；第二季度和第三季度与中国跨境电商相关的案件占比均超过50%。

面对美国本土律所大范围针对中国跨境电商企业进行知产侵权诉讼，中国电商企业应该如何应对？捍卫自己的合法权益呢？本文将通过对美国知识产权禁令司法程序进行简单介绍，以加深中国电商企业对域外法律的了解，在分析各主体的考量因素的过程中，以期帮助电商企业选择最合适的解决方案。

数据来源：浙江省市场监督管理局

二、美国知识产权法律体系中对禁令的适用

1. 企业收到的临时禁令是什么？

在美国，禁令（injunction）是由美国法院作出的命令侵权人在权利期间停止一切侵权行为的限制措施。分为永久性禁令与中间禁令[2]。

初期禁令（PI）必须给予被告通知，并经过听证程序核发，而临时禁令（TRO）则是法官自由裁量的决定，无需给予被告通知或举证听证的机会。因此，美国原告首先倾向于选择依据美国联邦民事诉讼法第65（b）款，从美国法院获得TRO，以打击涉嫌侵权的行为[3]。TRO颁布后，涉嫌侵权人的账户及其中资产会被迅速冻结。账户被冻结后，商户将同步收到来自跨境电商平台的通知，告知冻结原因，并提供相应的文件链接及原告律师的联系方式 。

2. 禁令是否对中国商户有效？

遭遇账户被冻结的商户会认为，这些禁令是从美国法院颁布的，美国的法律凭什么管得到境外？为什么跨境电商平台要冻结我中国企业的账户呢？一方面，这是因为美国的民事诉讼法中存在属人管辖权（personal jurisdiction）原则，中国跨境电商将商品销售到美国境内的行为构成了属人管辖权中的最低程度接触（minimum contacts ）要件，因此该商品销售指向的美国该州法院被美国宪法赋予了对涉嫌侵权案件的管辖权。另一方面，在商户与平台的法律关系中，商户的涉嫌侵权行为或违反了与跨境电商平台相关的协议、规则或政策，包括但不限于商户在入驻平台事先前签署的《用户须知》与《知识产权保护政策》等[4]。平台将基于TRO中认定的侵权事实，根据平台相关的协议与政策适用相应处罚。

3. 禁令颁发的程序与时间如何？

TRO的整体流程迅速且具有强限制性，通常法院在收到原告起诉材料后的一个半月内即可作出判决，下图展示了法院颁发TRO与PI的流程及时间顺序。

4.收到临时禁令后果是什么？

鉴于TRO的有效期最长为28天，因此原告往往会保持冻结的效力进一步申请PI，此时商户账户将大概率遭受二次冻结，导致商户账户资金只进不出。即便未发生二次冻结，如果商户选择不予应诉，则法官只能收到原告单方证据与陈述，从而原告将极大概率获得胜诉判决，如商户不愿意履行法院判决，原告有权向法院申请强制执行，如关闭商户店铺，划拨冻结资产，如冻结资产不足赔偿金数额的，对于商户后续在美国获得的收入，亦将被纳入执行范畴。

三、各方主体的考量与应对措施

被告-中国跨境电商商家的考量

临时禁令（TRO）的通知仅是整个侵权案进入法律流程的开端。原告通常主张的金额较高，赔偿金在10万到200万美元之间，而被冻结的账户资金金额从几千至几万美金不等，因此侵权商家所面临的赔偿金额将远高于其被冻结的账户资金。与此同时，由于中国商户对美国的语言、法律与司法程序不熟悉，出于成本和胜诉概率的考量，中国商户要在美国应诉，存在一定的现实阻碍。但如前文所述，商户收到传票后的21天是重要的时间节点，积极联律师和解或应诉，对降低和解金额十分有利，未及时应诉则可能导致冻结的金额被全部划走。除非已决心放弃这个店铺或者账户金额很少，这种消极应对的方式都是不可取的。

相对而言，和解虽然不是最公平的解决方式，但对于多数跨境电商商户来讲，却是最高效最直接的解决方式，双方签订和解协议并支付赔偿金额后，能以最快的速度获得案件撤诉，从而帮助商户的账户解冻、店铺重返正常运营。尽管如此，选择和解的时机也需要考量，虽然当事人双方即使在判决宣告后仍可以选择庭外和解，但在不同阶段，原告的和解策略自然也有差别，应结合具体涉嫌侵权的案件事实予以充分考量。

原告-美国原告及律所的考量

美国律所在发现侵权行为后，没有选择向涉嫌侵权的商户发送律师函要求对方停止侵权行为，也没有按照电商平台规则，举报侵权行为，而将TRO作为常用手段，直接冻结商户店铺资金，其举措意图以最强力的手段，打压应诉能力较弱的中小微企业。

从美国律师的角度考量，大部分被诉商户考虑到美国的诉讼成本与律师费用，往往采取破财消灾，息事宁人的方式选择和解，这也是美国律师往往对跨境商户提起TRO，而不是针对美国本土电商采取限制措施的原因之一。但另一方面，一旦商户选择委托美国律师参与诉讼，则美国对手方律师也需要付出更多的时间和成本应对诉讼程序，这会给美国律师的案件处理施加一定压力，

从而推动原告积极和解。经美国律师测算，单纯从应诉成本角度来看，若和解条件宽松，可直接采取和解方式解决，以免浪费时间，减少损失。若原告不同意被告的和解金额，坚持将大部分冻结金额作为赔偿金的话，被告便可选择应诉。迫于诉讼压力，在诉讼期间，原告还可能接受低金额和解。

跨境电商平台的作用

跨境电商平台并不是诉讼中的当事方，无法代表商家进行诉讼，但是在诉讼中，可以传唤跨境电商作证，如在United Pet Group v. Doe案中，法院认为可以传唤亚马逊以明确被告的范围。

对于平台方，当平台方知悉商家的涉诉侵权行为后，将立即采取措施，如下架该商户的产品或关闭其店铺，但平台方采取这些措施的初衷不是为了帮助原告打击侵权行为，而是为了保护其自身免于讼累。

结语

跨境知识产权诉讼的处理与应对是多重能力的组合，包括了境外程序性法律、语言和知识产权专业的把控，需要相当的专业水平才能驾驭[5]。大多数碰到此类纠纷的国内商户由于缺乏相应的专业知识，往往在境外诉讼时陷入弱势地位。中国电商企业通过更多地了解域外司法体系，各方主体的立场与考量，可以减少因为对国外法律、文化的不熟悉而产生的畏难心理，更好地选择合适自己情况的解决策略，维护自己的合法权益。

览注释：

[1]跨境电商在美知识产权侵权纠纷状况，浙江省市场监督管理局（知识产权局），发布时间2021年4月22日，https://zscqyjs.zjamr.zj.gov.cn/api/othing/cms/mynews/95c6d4f6d09c42c8bcbb6dbc833da00f.html.

[2]中美两国专利临时制度比较研究——以炬力公司申请对美国矽玛特公司等侵犯专利权诉前禁令案为视角，孙海龙、姚建军。

[3]跨境电商知识产权风险的应对——以中国电商在美被诉为例，易继明。

[4]故事：美国法院临时禁令TRO是什么？阿里巴巴收到禁令怎么办？发布时间2021年9月6日，https://www.163.com/dy/article/GJ7F2NJ905524H6F.html?f=post2020_dy_recommends.

[5]加强跨境电商知识产权侵权风险防控路径探析——以中国（浙江）自由贸易试验区温州联动创新区为研究背景，王君宁。

作者简介

毕业于华东政法大学（法律翻译硕士）和美国康涅狄格大学（法学硕士）；

北京市京师（上海）律师事务所 涉外案件专业指导委员会 副主任；

北京市京师（上海）律师事务所 品牌工作委员会 副主任。