专利案件中同样的发明创造 （一）| 禁止重复授权原则的几个问题

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“笔者结合相关案件，阐明了专利法第九条的具体适用中首先需要注意的几个问题。”

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：刘林东 北京高沃律师事务所

引言

现行专利法第九条规定了禁止重复授权原则以及先申请原则。禁止重复授权原则，即“同样的发明创造只能授予一项专利权”；先申请原则，即“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人”。本文仅结合相关案件，就理解和适用同样的发明创造中首先需要明确的几个问题进行阐述。

一、“同样的发明创造只能授予一项专利权”的含义

同样的发明创造是指保护范围相同。我们知道，专利法第九条规定了不能重复授予专利权的原则，同样的发明创造只能授予一项专利权。禁止对同样的发明创造授予多项专利权，主要是为了防止权利之间存在冲突。

（一）对于发明或实用新型，是指二者权利要求保护范围相同

对于发明或实用新型，专利法第九条或专利法实施细则第四十一条中所述的“同样的发明创造” 是指两件或两件以上申请（或专利）中存在的保护范围相同的权利要求。因此，与进行新颖性（包括抵触申请）和创造性对比时将对比文件全文作为现有技术的做法不同，在进行专利法第九条比较或对比时，比对的对象仅限于权利要求。就比较内容而言，判断是否为同样的发明创造时，应当将两件发明专利或者实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较，而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较。

当然，上文所指的是将涉案专利的权利要求与另一项专利的权利要求进行比对。实践中，还有当事人在提出无效宣告请求时，将同一专利的不同权利要求作为比对的对象，据此认为涉案专利不符合专利法第九条的规定。例如，在小熊电器与荣事达“盖体装配结构、蒸煮器和电热饭盒”专利无效宣告请求审查案件（第 57227 号）中，请求人主张权利要求 6 和 10 均包括权利要求 1-5 任何一项所述“盖体装配结构”和实现加热的“加热本体 3”，两者无实质上的差异。因此，权利要求 6 和 10 实质相同、为同样的发明创造。合议组经审查认为，权利要求 6 要求保护一种电热饭盒，其除了包括加热本体 3、权利要求 1-5任一所述盖体装配结构，也限定了装配导向部设有第二口部。而权利要求 10 要求保护一种蒸煮器，其只限定了其包括权利要求 1-5 任一所述盖体装配结构。因此，两者相比，无论是主题名称还是具体组成结构都存在差异，所以权利要求 6 和 10 的保护范围不相同，不属于专利法第 9 条规定的情形。

在上述案件中，尽管因其两项权利要求的技术内容实质上不同而保护范围不同，因此不属于专利法第九条的情形，但笔者对于将同一专利中的不同权利要求作为专利法第九条的比对基础的做法持保留意见。我们认为，如果一件专利中出现两项或两项以上保护范围实质上相同的同类权利要求，应当以专利法第二十六条第四款关于权利要求应当简要的要求进行规制。

（二）外观设计专利以其图片或照片为准

对于外观设计专利而言，在判断是否构成专利法第九条所述的同样的发明创造时，应当以表示在两件外观设计专利申请或专利的图片或者照片中的产品的外观设计为准。例如在“椅子靠背（002）”无效宣告请求审查案件（第 56212 号）中，请求人主张，证据 4 的名称为椅子靠背，简要说明中指出其用途是各种椅子的靠背，故就其要求保护的外观设计产品而言，其保护范围不包括图片上显示出来的扶手，该产品除扶手之外的靠背与涉案专利完全相同，属于就同样的外观设计在同一日向专利局提交的专利申请，构成重复授权，因此涉案专利不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。

合议组认为，虽然证据 4 简要说明第 2 点的确指出其用途是各种椅子的靠背，但在第 3 和 4 点明确指出其设计要点在于形状，最能表明设计要点的图片或照片为立体图。证据 4 包括立体图在内的所有视图展示的均是带有扶手的不包含椅子腿的椅子靠背，即不是完整的椅子，其简要说明所述的各种椅子的靠背，显然是指其视图所示产品可用于各种椅子腿而成为一种完整的椅子产品，解读不出保护范围是不包含扶手的靠背。外观设计专利的保护范围，不能仅依据简要说明限定外观设计的保护范围，其保护范围主要应由外观设计图片或照片来确定，证据 4 保护的为带有扶手的椅子靠背，而涉案专利保护的是无扶手的椅子靠背，二者保护范围并不相同。专利法第 9 条所述的同样的发明创造，就外观设计而言，是指要求保护的产品外观设计相同或者实质相同。如上所述，由于证据 4 与涉案专利不构成相同或实质相同的外观设计，因此，涉案专利符合专利法第 9 条第 1 款的规定。

（三）发明专利和实用新型专利不能与外观设计专利构成同样的发明创造

在上文中，我们提到，既然同样的发明创造是指保护范围相同，那么发明专利和实用新型专利不能与外观设计专利构成同样的发明创造。禁止重复授权原则，判断是否属于“同样的发明创造”，首先要明确比较的对象。就保护客体的类型而言，发明和实用新型保护的是技术方案，其着眼点在于该技术方案所能产生的技术功能；外观设计专利保护的是产品富有美感的外观设计方案，其着眼点在于该设计方案所能产生的外观视觉效果，两者在保护客体上截然不同，发明专利和实用新型专利不可能与外观设计专利构成同样的发明创造。“一种方便携带的橡木桶”专利无效宣告请求审查案件（第 60096 号），比较准确完整地体现了上述法理要求。在该案中，请求人主张，本专利（实用新型专利）的说明书附图与证据 2（外观设计专利） 的专利附图完全一样，以上两个专利均指向同一个产品，违反了专利法第 9 条第 1 款的规定。合议组认为，证据2不能用于判断与本专利是否是为同样的发明创造，请求人的主张不能成立。

（四）同一件外观设计的相似设计不满足专利法第九条的判断基础

专利法第九条第一款规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。在判断是否构成专利法第九条所述的同样的发明创造时，应当以表示在两件外观设计专利申请或专利的图片或者照片中的产品的外观设计为准。例如，在“灯（CL8052A80L）”专利权无效宣告审查案件中，请求人主张，涉案专利包括两项相似的外观设计，其各项设计的效力是独立存在的，即每项设计都具有专利权，但是涉案专利的设计 1 和设计 2 是完全相同的，并不是相似设计，因此涉案专利不符合专利法第 9条的规定。合议组经审查后认为：本案中，涉案专利的设计 1 和设计 2 属于同一件外观设计专利（即涉案专利），并不满足专利法第 9 条的判断基础。

二、但书例外规定需要满足的条件

专利法第九条第一款但书规定：“但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”其中的“但是”起转折作用，应属“同样的发明创造只能授予一项专利权”的例外情形。在该情形中，同样的发明创造可以被两次授予专利权。

在专利法第九条所规定的例外情形中，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，要获得发明专利的授权，需同时满足两项条件：一是实用新型专利权尚未终止；二是申请人声明放弃该实用新型专利权。在此，需要特别注意的是，对于同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，如果实用新型专利权已经终止的，根据禁止重复授权原则，不得再授予发明专利权。

三、法律适用的优先性原则和例外

需要指出的是，专利法第二十二条或二十三条的适用，相比于专利法第九条，原则上具有优先性。在专利授权和确权案件中，如果涉案专利和证据的申请日不同，在先申请（或专利）构成抵触申请或已公开构成现有技术的，应根据专利法第二十二条或者专利法第二十三条，而不是根据专利法第九条对在后专利申请（或专利）进行审查或审理。

根据相关规定，任何单位或者个人以某项发明或者实用新型专利权与申请在先的另一项发明或者实用新型专利权构成同样的发明创造而不符合专利法第九条的规定为由请求宣告无效的，如果申请在先的专利已构成现有技术或者属于任何单位或者个人申请在先公开在后的专利，可以依据专利法第二十二条的规定进行审查。任何单位或者个人以某项外观设计专利权与申请在先的另一项外观设计专利权构成同样的发明创造而不符合专利法第九条的规定为由请求宣告无效的，如果申请在先的专利已构成现有设计或者属于任何单位或者个人申请在先公开在后的专利，可以依据专利法第二十三条的规定进行审查。

但是上述适用的优先性，在个别案例中也有例外。例如，在“智能可调时间和不同亮度等级的驱动电源盒”无效宣告请求审查案件（第53085号）中，合议组认为，附件 3 的申请人与涉案专利的申请人不同，附件 3 的申请日期在涉案专利之前，因此附件 3 可以用于评述涉案专利是否符合专利法第 9 条第 2 款的规定。因此，涉案专利和对比设计在使用状态下的区别属于局部的细微的差异，对整体视觉效果的影响极其细微。涉案专利设计 1 与对比设计相比，二者实质相同。并且，对比设计的申请人与涉案专利的申请人不同，对比设计的申请日期在涉案专利之前，因此，涉案专利不符合专利法第 9 条第 2 款的规定。

四、是否属于同样的发明创造的判定标准

（一）同样的发明或实用新型的判定标椎

对于发明或实用新型，专利法第九条或专利法实施细则第四十一条中所述的“同样的发明创造” 是指两件或两件以上申请（或专利）中存在的保护范围相同的权利要求。判断时，如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造。两件专利申请或专利说明书的内容相同，但其权利要求保护范围不同的，应当认为所要求保护的发明创造不同。

（二）同样的外观设计是指两项外观设计相同或者实质相同

同样的外观设计是指两项外观设计相同或者实质相同。在“两轮滑轮（小）”专利无效审查案件（第 53200 号）中，涉案专利涉及的产品是两轮滑轮（小），证据 1 也公开了一种“两轮滑轮（大）”的外观设计，二者所示产品用途相同，属于相同种类的产品。

在本案中，合议组认定，对于滑轮类产品而言，整体近似长方形较为常见，但是其端头以及固定板的具体设计可以有多种多样的设计变化，容易受到一般消费者的关注。涉案专利与证据 1 相比，端头封闭或是开放及是否设有外突的调节螺母的差异较大，会为一般消费者所关注，不属于一般消费者施以一般注意力不易察觉到的局部细微差异，加上还存在其他不同点，二者不构成实质相同的外观设计。因此，涉案专利符合专利法第 9 条第 1 款的规定。

结语

在本文中，笔者结合相关案件，阐明了专利法第九条的具体适用中首先需要注意的几个问题，后续还将结合专利审查和审理实际案件，阐释具体的处理方式，希望对相关从业者处理类似问题有所启发，不足之处，也敬请指正批评。

（原标题：专利案件中同样的发明创造 （一）| 禁止重复授权原则的几个问题）

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作者：刘林东 北京高沃律师事务所

编辑：IPRdaily赵甄 校对：IPRdaily纵横君