伍子醉槟榔VS伍子醉槟榔汁饮料，使用注册商标也构成侵权

文 | 易佳 李晓枚

我国实行商标注册制，经过商标行政程序获得注册的商标即获得注册商标专用权。商标专用权人具有规范使用商标的义务，但在某些情形下，即使商标权人在核定商品/服务类别上使用已注册商标，仍然可能会造成不同产品在市场上的混淆和误认，扰乱正常的市场秩序，侵犯他人合法权益。笔者将通过团队代理并胜诉的一例不正当竞争案件对此类纠纷进行总结分析。

本案具有一定的代表性，因在知识产权领域内，商业标识权利冲突的问题和纠纷频繁发生，但大多数案件中原告为商标专用权人提起诉讼，本案中却是被告也为商标专用权人并被认定其构成不正当竞争。

一、基本案情

”商标；2021年1月21日，原告获准注册第46789025 号“伍子醉”商标，两商标核定的商品均包括第29类“加工过的槟榔”。

原告湖南伍子醉实业集团有限公司（以下简称“伍子醉公司”）成立于2007年4月，经营范围为槟榔加工、销售，产品销售遍布全国多个省份，具有一定的市场知名度。2008 年2月28日，原告获准注册第4660650号“

2019年8月，案外人郑州雪花商贸有限公司将在国际分类第32类上已注册的第21521704号“伍子醉”商标转让给被告河南佳润食品有限公司（以下简称“佳润公司”），核定使用商品包括第32类的果汁、植物饮料、啤酒等。后佳润公司委托另一被告河南爱杞枣食品有限公司（以下简称“爱杞枣公司”）生产槟榔汁饮料。原告发现，二被告生产销售的槟榔汁饮料的外观包装装潢与原告的“枸杞槟榔”包装装潢相差无几，并且还使用了“伍子醉”字样，再加上槟榔汁是从槟榔中提取、稀释而来，二被告的行为足以使相关公众对商品的来源产生误认。故原告起诉并要求二被告停止侵害原告“伍子醉”字号及知名商品装潢的不正当竞争行为，承担赔偿经济损失等侵权责任。

法院最终判决：一、二被告立即停止使用原告伍子醉公司的企业字号“伍子醉”和与原告伍子醉公司的“枸杞槟榔（15元款）”商品装潢近似的标识，立即停止生产、销售案涉侵权的红色罐装“枸杞槟榔”饮料商品；二、二被告于判决生效之日起十日内连带赔偿原告伍子醉公司经济损失1,200,000元。现本案已经生效。

二、使用自身注册商标为何构成侵权？

在本案中，被告佳润公司确实合法拥有第21521704号“伍子醉”商标的专用权。换言之，佳润公司和原告各自拥有第32类“伍子醉”注册商标专用权和第29类“伍子醉”注册商标专用权，如果规范使用在对应类别的商品上，正常来说各自的权利应可以并存。但是在本案中，佳润公司却因不正当竞争行为被判决在槟榔饮料上停止使用其注册商标“伍子醉”，不得再生产涉案红色罐装“枸杞槟榔”饮料。那么佳润公司是如何“越界”，导致自己使用注册商标构成侵权的？

总结来说，是因为佳润公司的不正当使用。因“伍子醉”不仅是原告的注册商标，也是原告的企业简称和字号，佳润公司使用其注册商标未避让原告的在先权利，反而故意攀附原告的商誉，具有主观恶意，最终被法院认定为不正当竞争行为，具体包括：

1.侵害原告的“伍子醉”企业字号权

首先，审理法院根据原告提供的证据，结合市场知名度；相关公众的知悉程度；商品销售的时间、区域、数额和对象；宣传的持续时间、程度和地域范围等因素认定了原告的企业字号“伍子醉”为《反不正当竞争法》第六条规定的“有一定影响的企业名称”。

其次，被告佳润公司委托爱杞枣公司生产的被诉侵权商品包装罐上突出使用了与原告的企业字号完全相同的“伍子醉”文字，佳润公司还单独在火爆食品饮料招商网和好妞妞食品招商网发布的代理招商广告中使用了 “伍子醉” 字号，以上足以认定两被告共同实施了在被诉商品包装上擅自使用“伍子醉”字号的行为。

2.侵害原告“枸杞槟榔”的知名商品装潢权

原告于2017年推出了枸杞槟榔系列商品，其中原告主张保护的15元款枸杞槟榔商品包装，主要由红底色搭配枸杞鲜果图案纹理、大号字体的竖排黄色“枸杞槟榔”文字、下方浅色圆形搭配圆形正中间的枸杞鲜果图案等装潢元素设计构成。经过原告多渠道持续广泛地宣传推广以及在全国范围内大量销售，至原告起诉之时，枸杞槟榔商品已在相关市场拥有较高的知名度，其商品装潢整体获得了较强的显著特征和识别功能，与原告及其商品之间产生了密切的特有联系。被诉商品的包装虽为罐体，但罐体上的装潢元素与原告商品的各设计要素高度近似，仅在浅色圆形图案位置分布与“枸杞槟榔”文字上存在差异，不影响整体视觉的对照效果，足以使消费者误以为被告的商品与原告存在特定联系，导致混淆后果，构成不正当竞争。

综上，二被告在侵权商品包装罐上突出使用了与原告的企业字号完全相同的“伍子醉”文字，并且其槟榔饮料产品与原告的“枸杞槟榔”知名商品装潢高度近似，分别违反了《反不正当竞争法》第六条第一、二项，明显具有攀附原告商誉的主观恶意，构成不正当竞争行为。

三、使用注册商标构成不正当竞争行为的法律探讨

此类案件在审理过程中的争议焦点之一为被告使用注册商标的行为是否构成以及构成何种不正当竞争行为？笔者将依据《反不正当竞争法》及相关司法解释进行分析。结合本案，笔者认为具体有以下几个方面的法律判断需要特别明晰：

1.商标权人使用注册商标是否将导致混淆的判断

在本案中，虽然被告佳润公司委托生产的槟榔汁饮料属于国际分类第32类中的“植物饮料”，而原告生产的食用槟榔属于国际分类第29类中的“加工过的槟榔”，但笔者认为《反不正当竞争法》第六条并未釆用《商标法》第五十七条第一、二项的规定，以同种或类似商品作为判断混淆可能性的要件，只要求被诉侵权行为引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系即可。笔者发现目前司法实践中也有多个案例明确了字号权存在跨类保护的空间[1]。

具体来看，被告生产和销售的槟榔汁属于植物饮料，虽不属于食用槟榔，但其通过在商品包装上标注“枸杞槟榔”字样以及在配料表中添加食用槟榔提取液，这与加工过的可食用槟榔建立起了较为直接的关联。在“伍子醉”系原告有一定影响的企业字号的前提下，容易让人产生被诉“槟榔汁”饮料是伍子醉公司生产或者授权生产，或与伍子醉公司存在特定关联的错误认识，容易导致混淆。

2.有注册商标专用权能否成为商标使用行为的合法理由

在此类案件中，被告通常以其使用商业标识的行为系合法使用注册商标，具有权利基础而作为抗辩理由。

在本案中，法院认为“佳润公司所有的第21521704号商标虽系合法注册，但行政程序的合法性不是民事行为合法性的判断标准。由于注册商标与企业字号均系商业标识，当注册商标专用权与他人企业字号权发生冲突时，法律应当依法保护在先形成的合法权益”。保护在先权利是解决权利冲突类案件公认的基本原则，这已经成为司法实践中的共识。同时，任何构成对在先民事权益侵害的行为，不会因为获得某种形式上、程序上合法确授权而改变其侵权性质，除非法律另有明确的例外性规定[2]。总之，应区分形式上的合法与实质上的合法，形式的合法不能成为此类案件中被告不正当竞争行为“合法”的依据，被告不能因此而豁免侵权责任。

3.商标权人使用注册商标时的合理避让义务

本案中被告佳润公司从案外人处受让了在第32类上注册的第21521704号“伍子醉”商标，但是原告企业名称中的“伍子醉” 字号在该商标注册前十年就已使用，原告在此期间一直生产槟榔食品并畅销至全国各地，于2016 年之前即在湖南区域形成较大影响力。而佳润公司作为一家商贸型企业，理应知晓以上情况，但是其不仅未合理避让，反而在其生产的槟榔汁饮料上使用了“伍子醉”标识并恶意仿冒原告“枸杞槟榔”的食品装潢，具有明显的侵权故意，最终被认定构成侵害原告企业字号权益和知名商品装潢的双重不正当竞争行为。

随着市场经济发展，商业标识的权利冲突案件层出不穷，即使是获得注册的商标也并不能毫无约束地进行商业使用，应合理避让他人在先权利，避免在特定的使用场景下构成市场上不同产品的混淆或误认，损害市场秩序。又如在“New balance”运动鞋两侧N 字母装潢案中，法院认为原告的运动鞋两侧N字母装潢在被告的第4236766号注册商标申请日之前已经形成有一定影响的商品装潢，被告在取得该商标专用权之后，理应对于在先形成的鞋两侧N字母装潢进行合理的位置避让，其使用造成了消费者的混淆，即使被告使用的是其注册商标，但仍然构成不正当竞争[3]。

四、结语

在知识产权领域内，大多数权利冲突案件中的混淆并非巧合，而是被告有意而为之，甚至可以说是精心的“设计”。当被告披着“合法注册商标”的外衣时，混淆行为的表现形式可能更加多元和明目张胆。但事实上我国已有一套基本的法律体系去保护各类商业标识及商业主体的合法权益，维护公平竞争。若权利人认为他人的“合法注册商标”与自身商标构成相同或近似的，可通过商标无效的行政程序去解决[4]；若权利人商标为驰名商标的，依据我国《商标法》对驰名商标的强保护，权利人还可依据相关法律规定直接提起商标侵权诉讼[5]；若前两种途径无法解决或不满足条件的，还可以通过《反不正当竞争法》对商业标识进行保护。

无论如何，企业经营者使用商业标识均应遵循诚实信用原则，如获得注册商标专用权的，也应对市场上其他主体进行合理避让，切勿抱有侥幸心理而投机取巧。否则即使是在不同行业经营不同类别产品，也可能产生混淆后果，面临被起诉甚至败诉判赔的风险。

参考文献
[1]如北京市高级人民法院(2013)高行终字第676号行政判决书、北京知识产权法院(2017)京73行初1622号行政判决书。
[2]参见上海知识产权法院(2020)沪73民终444号民事判决书。
[3]参见上海知识产权法院(2020)沪73民终327号民事判决书。
[4]《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定（2020修正）》第一条第二款 原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百二十四条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。
[5]《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释（2020修正）》第十一条被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标……