跨境知道快讯：USPTO制裁美国专利律师“出租”律

在2021年9月24日的第D2021-8号诉讼的最终裁定中，USPTO对一名美国专利代理人进行了制裁，理由是他将自己的律师编号（Bar Number）出租给中国商标代理机构。该机构随后代表外国申请人以该名律师的姓名和律师编号提交美国商标申请。这大概是为了让外国申请人可以规避美国法律顾问规则，该规则规定了对外国注册商标申请人和注册人的美国许可律师要求。该律师受到公开谴责，需要接受12个月的试用期。目前尚不清楚这种做法有多普遍，但USPTO正在打击来自中国的欺诈性申请，如在前段时间USPTO对一家中国公司提交的8000多份潜在欺诈性商标申请作出说明理由。

根据事件

2019年7月31日，一位名为“Wen”的个人在Fiverr上联系了被告人，寻求“USPTO注册律师”来“办理我们的美国商标申请”。“Wen”代表了一家中国知识产权公司的协会，该公司“负责提交商标申请，但想使用您的名字作为我们的国内代表。”被告人同意建立业务关系，允许“Wen”作为国内代表使用被告人的姓名向USPTO提交申请并获得商标证书，被告人同意以每份商标申请文件收取30美元作为报酬。

在被告人与“Wen”的业务关系过程中：

a. 尽管由“Wen”告知了申请，但被告人没有监控或审查使用他的名字提交的商标申请的状态；

b. 在“Wen”或“Wen”的同事（或合伙人）向USPTO提交的大约一百四十(140)份商标申请中，被告人被列为记录在案律师；

c. 被告人没有直接或善意的作为外国代表或与“Wen”就其商标申请的重要法律问题提供建议或讨论，例如什么构成适当的样本以及商标申请第l(a)节和第l节之间的区别(b)。被告人也未就其商标申请向他们提供任何其他实质性法律建议；

d. 在“Wen”或“Wen”的同事（或合伙人）在USPTO提交商标申请之前，被告人没有做出任何审查或亲自批准商标申请的动作；

e. 被告人的电子签名出现在由“Wen”或“Wen”的同事（或合伙人）向USPTO提交的至少45份商标申请的附带声明中。被告人表示，在商标申请的附带声明中输入他的电子签名是他不知道的，并且未经他的个人批准。

2019年12月初，USPTO与被告人就以代表外国注册申请人提交的九十二(92)件带有被告人姓名、签名和律师资格信息的可疑商标申请进行沟通。这些申请似乎不是由被告人提交的。如，在这些可疑商标申请中包含的e-mail地址似乎不属于被告人，还有部分申请信息显示无效的Utah的注册编码（Bar number）和Utah邮寄地址，似乎与被告无关。在USPTO看来，是某些人或实体可能在冒充被告人以逃避美国法律顾问规则（U.S. Counsel Rule）。为此，USPTO寻求被告人的协助与合作，以将其从任何可能存在未经其许可使用其姓名、签名或注册信息的申请中删除（或驳回申请）。

被告人表示他同意USPTO的行动计划和提议的声明，并提交有自己签名的声明以支持USPTO的行动。该声明包含部分不准确、错误陈述或误导性陈述的内容，其中包括：(a)被告人是否同意担任申请人或注册人的代理人、通讯员、国内代表或签字人，(b)被告人的姓名或电子签名是否有理由出现在与申请人或注册有关的任何文件中，以及(c)被告人的姓名是否在其事先不知情的情况下出现在商标申请中。被告人表示，在签署并将其提交给USPTO之前，他没有充分审查他的记录或声明（指律师出租注册资格给中国代理机构向USPTO提交商标申请）。被告人进一步表明并承认他错误地将声明视为纠正可疑商标申请的唯一解决方案。被告人很遗憾的表示，他在审查过程中在证据举证方面准备不充足，以就此声明中的陈述是否可以如实主张做出明智判断。

被告人表示，他不知道自己的电子签名会在商标申请和附带声明的出现，并且他没有授权给“Wen”或“Wen”的同事（或合法人）在任何商标申请和附带声明中输入他的电子签名。

然而被告人也承认，如他一直有监控以自己的名义或资质提交的申请，会识别出非本人提交申请的签名。

被告人向OED表示，他在与“Wen”的业务关系、与USPTO商标政策办公室（“TM Policy”）的专职律师交涉期间以及在签署声明时没有充分理解《法律顾问规则》。被告人表示，他现在完全理解《法律顾问规则》，并对他之前对该规则缺乏理解表示悔恨，并承认他的作为和不作为涉及USPTO职业行为规则的许多条款。

被告人承认，他有责任对因同意担任与“Wen”的业务关系中的外国注册商标申请人的美国法律顾问而造成的潜在损害采取纠正措施。被投诉人已采取纠正措施(a)直接联系可疑商标申请的申请人或注册人，他代表其在USPTO担任记录代理人，告知他们未经授权的商标申请以及不符合USPTO商标签名随附声明规则的签名，(b)就违反USPTO签名规定的每项申请与USPTO联系。

USPTO继续在裁定书中声明，

在USPTO的商标从业人员在提供商标类服务之前应充分了解《法律顾问规则》。该法则于2019年8月3日生效，并要求住所不在美国或其领土内的商标程序的申请人、注册人和当事人由美国执业律师代理，且该律师是美国任一州最高法院律师协会在册成员。具体法条详见84 FR 31498; 37 C.F.R. §2.1 l(a)。（可点击跳转）

在《法律顾问规则》未生效前，USPTO已经发现许多未经授权的商标申请案例，其中无权代表商标申请人的外国当事人在USPTO面前不代表外国申请人。因此，越来越多的外国申请人可能会收到有关在美国注册商标的法律要求的通知，他们提供了不准确信息或信息缺失。如在商业活动中使用商标的标准，谁可以正确地为商标所属人辩护和签名，甚至根据美国法律，商标的真正所属人是谁。这种做法引起当局的担忧，即受影响的申请和任何由此产生的注册可能无效，从而对商标注册的成功率产生负面影响。因此，USPTO实施了由美国律师代理的要求，以应对据称是自诉的外国商标申请人日益增加的问题。（即，不聘请律师并亲自申请的人）以及违反商标法和/或USPTO规定的不准确和可能是欺诈的提交申请。如这些外国申请人提交了声称在商业活动中使用商标的申请，但经常用虚假或技术修改的样本来支持他们的使用声明。这表明该商标可能实际上并未被使用。许多为外国注册商标申请人提供建议或代理行事的外国个人和实体其实是没有USPTO认可资质，这种做法破坏了美国商标注册簿的准确性和完整性及其作为公众可靠地确定所选商标是否可供使用或注册，并给商标审查工作带来了极大负担。具体法条详见84 FR at 31498-31499。（可点击跳转）

《法律顾问规则》旨在促使申请人遵守美国商标法和USPTO的规则，提高向USPTO提交商标的准确性，并维护美国商标注册的完整性。例如，代表商标申请人的从业人员应对提交给USPTO以支持商标申请的使用样本进行真正的审查。从业者未能遵守《法律顾问规则》可能会对USPTO商标注册过程的完整性产生不利影响。

文章来源：https://www.ikjzd.com/articles/149948