浅析专利法中“修改超范围”的认定标准

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：刘林东 符莹莹 北京高沃律师事务所

原标题：浅析专利法中“修改超范围”的认定标准

我国专利制度采取先申请原则，专利的新颖性和创造性均以申请日作为判断的时间节点。同时，专利本身就是专利权人以将技术内容公开的方式换取对其专利保护范围的垄断权，专利保护制度需兼顾专利权人的利益与公众的利益。如果允许申请人将原申请文件没有公开的内容修改添加至原申请文件中，则会造成对公共利益的损害。因此，我国专利法还对申请人的修改作出了限制，即专利法第三十三条规定的修改不得超出原申请文件记载或者表示的范围。本文通过案例演绎，浅析“修改超范围”的认定标准。

一、修改超范围问题的提出

1、专利申请文件修改具有实际必要性。

专利申请是通过文字形式将技术内容以规定方式进行表述的文件，但是由于文字本身的限制或者专利申请撰写者的撰写水平等原因，专利申请文件在申请提交时的文本可能并不能准确表达申请者所要求的保护范围，因此，专利申请人在申请日提交申请文件之后还享有对其专利文本进行修改的权利。根据《专利法实施细则》第五十一条的规定，专利申请人可以在规定时间内提出主动修改或者针对审查意见通知书进行相应修改。

2、专利申请文件的修改也应当进行必要限制。

众所周知，我国专利制度采取先申请原则，专利的新颖性和创造性均以申请日作为判断的时间节点。同时，专利本身就是专利权人以将技术内容公开的方式换取对其专利保护范围的垄断权，专利保护制度需兼顾专利权人的利益与公众的利益。如果允许申请人将原申请文件没有公开的内容修改添加至原申请文件中，则会造成对公共利益的损害。因此，我国专利法还对申请人的修改作出了限制，即专利法第三十三条规定的修改不得超出原申请文件记载或者表示的范围。

二、专利申请人修改申请文件的依据

根据《专利审查指南》规定可知，专利申请人的修改依据包括两方面：一是原说明书和权利要求书文字记载的内容；二是根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。上述第一方面在实际运用判断时较为容易，而第二方面中“直接地、毫无疑义地确定”则为相对主观的判断标准，在实际运用中也存在不同的理解，笔者在下文针对该内容进行探讨。

有一种观点认为：根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容是指本领域技术人员通过文字记载的内容或者附图能够直接确定得出的内容，而无需进行推导。此种观点认为只能基于文字本身含义或附图直接得出，如果申请人将通过公知常识等进行推理得出的内容添加至原申请文件则应属超出了原申请文件的记载范围。

另一种观点则认为：根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容既包括本领域技术人员通过文字记载的内容或者附图能够直接确定得出的内容，还包括通过综合原说明书及附图和权利要求书可以推导出的内容。此种观点是在第一种观点的基础上进一步扩大解释了“原申请说明书和权利要求书记载的范围”，认为从原申请文件能够推导出的内容也应属于原申请说明书和权利要求书记载的范围。如果申请人将通过公知常识等进行推理得出的内容修改添加至原申请文件则应属没有超出专利法第三十三条规定的修改范围。

三、案例演绎“修改超范围”的认定标准

案例一：本领域技术人员结合申请文件以及说明书附图、本领域公知常识能够推导得出的内容属于原申请文件说明书和权利要求书的记载范围。

在第12569号复审决定涉及的案件中，权利要求1要求保护一种新型传动机构，具有机座和托轮，其特征在于承传带绕在两个托轮上并托承着工作机的滚筒转动。申请人在实质审查过程中将原始申请文件中没有记载的“滚筒同时支承在承传带和托轮上”的技术特征添加至原权利要求1中，经实质审查，国家知识产权局专利局认为权利要求1中的特征“滚筒同时支承在承传带和托轮上”在原始说明书和权利要求书中没有记载，而且上述特征与原始说明书记载的“两托轮不直接受重”相矛盾，因此修改超出原始说明书和权利要求书记载的范围，不符合专利法第三十三条的规定，从而作出了驳回决定。

申请人针对上述驳回决定提出复审，复审程序中合议组认为：在判断专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书记载的范围时，应将说明书（包括说明书附图）作为一个整体来考虑，也就是说从说明书文字及说明书附图实质所公开的技术内容上去考虑，必要时结合本领域的技术常识，而不是仅仅从字面上理解。就本案而言，权利要求1的上述特征虽然在原始说明书文字中没有明确记载，但是原始说明书第1页最后一段在描述本发明的安装过程时提到“把滚筒吊装到托轮及承传带上”；其次，原始说明书附图也显示，承传带支承着滚筒，承传带压在托轮上；再者，将本申请的结构结合本领域的常识分析可知，滚筒虽然直接压在承传带上，但是通过承传带将大部分重量转移到托轮上，即滚筒的重量实质上是由承传带和托轮共同支承的，即权利要求1的特征“滚筒同时支承在承传带和托轮上”能够根据说明书上下文、附图结合本领域常识直接、毫无疑义地确定。至于原始说明书记载的“两托轮不直接受重”从字面上来看似乎与修改后的权利要求的文字描述不一致，但是本领域技术人员结合其上下文以及说明书附图、本领域常识，能够理解原文想要表达的真正含义是两托轮不直接承受大部分重量，大部分重量是通过承传带传递给托轮，即托轮间接承受大部分重量。这与权利要求1描述的含义实质上是相同的。故合议组认为涉及上述技术特征的修改后的权利要求1没有超出原始说明书和权利要求书的记载范围，符合专利法第33条的规定。

由该案例可知，国家知识产权局认为本领域技术人员结合申请文件以及说明书附图、本领域公知常识能够推导得出的内容属于原申请文件说明书和权利要求书的记载范围。“虽然原始申请文件没有直接的文字记载，但所属领域的技术人员在阅读该申请文件后，基于该领域的基本原理或技术上固有的内在联系，能够确定某技术特征是客观存在的，则该技术特征应当属于所属领域技术人员根据说明书和权利要求书能够直接、毫无疑义确定的内容。”因此，国家知识产权局认为根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容包括本领域技术人员根据原始申请文件结合本领域公知常识、基本原理进行分析后能够确定的内容。[1]

案例二：原说明书和权利要求书记载的内容包含从原始申请文件推导出的内容，但仅限于“直接、明确地”推导出的内容。

在精工爱普生与国家知识产权局“一种装于喷墨打印设备的托架上的墨盒”行政诉讼案中，专利权人在原始申请中记载了“半导体存储装置”的技术特征，后在分案申请并经实质审查授权后的文本中使用了“存储装置”和“记忆装置”。无效宣告程序中合议组认为“存储装置”是用于保存信息数据的装置，除半导体存储装置外，其还包括磁泡存储装置、铁电存储装置等多种不同的类型。根据原说明书第1页第29－32行的记载，本发明专利是为了解决拆装墨盒时由于托架与墨盒之间存在间隙使半导体存储装置接触不好，信号可能在不适当的时候充电或施加，数据无法读出或丢失的问题。因此，包括实施例在内的整个说明书都始终在围绕着上述问题描述发明，即包括实施例在内的整个说明书都始终是针对半导体存储装置来描述发明的。同样，原权利要求书要求保护的技术方案中亦针对的是半导体存储装置，原说明书和权利要求书中均不涉及其他类型的存储装置，也不能直接且毫无疑义地得出墨盒装有其他类型的存储装置。因此，“存储装置”并非确定无疑就是原说明书和权利要求书中记载的“半导体存储装置”，本领域技术人员并不能从原说明书和权利要求书记载的“半导体存储装置”直接且毫无疑义地确定出“存储装置”。同理，“记忆装置”也不能从原说明书和权利要求书记载的“半导体存储装置”直接且毫无疑义地确定。专利权人在实质审查程序中将“半导体存储装置”修改为“存储装置”或“记忆装置”超出了原说明书和权利要求书记载的范围。一审法院作出了维持无效决定的判决。

专利权人不服一审判决并上诉至二审法院，二审法院认为“存储装置”虽然有其普遍的含义，不仅包括半导体存储装置，还包括磁泡存储装置、铁电存储装置等多种不同类型，但在本专利所属特定的打印机墨盒领域，在背景技术中已经明确其所指的为“半导体存储装置”的前提下，本领域技术人员不会将其理解为作为上位概念的“存储装置”。二审法院认为“存储装置”的使用没有超出原申请文件的记载范围，而“记忆装置”超出了原申请文件的范围。

专利权人不服二审判决向最高人民法院申请再审，最高人民法院认为，在本专利申请过程中，精工爱普生在分案申请中通过主动修改的方式引入了“记忆装置”的这一新术语。这一新术语在专利说明书中并未作特别限定，其所指代的技术内容在原申请文件中无法确定，修改后授权文本中“记忆装置”的内容既非原申请文件明确表达的内容，又非本领域普通技术人员在阅读原申请文件后通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确推导出来的内容。因此，关于“记忆装置”的修改违反了专利法三十三条的规定。

最高人民法院在该案中同时给出了关于“修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”的理解[2]。即“原说明书和权利要求书记载的范围”，应该从所属领域普通技术人员角度出发，以原说明书和权利要求书所公开的技术内容来确定。凡是原说明书和权利要求书已经披露的技术内容，都应理解为属于原说明书和权利要求书记载的范围。既要防止对记载的范围作过宽解释，乃至涵盖了申请人在原说明书和权利要求书中未公开的技术内容，又要防止对记载的范围作过窄解释，对申请人在原说明书和权利要求书中已披露的技术内容置之不顾。从这一角度出发，原说明书和权利要求书记载的范围应该包括如下内容：一是原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容；二是所属领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确推导出的内容。与上述内容相比，如果修改后的专利申请文件未引入新的技术内容，则可认定对该专利申请文件的修改未超出原说明书和权利要求书记载的范围。

由该案例可知，最高人民法院认为根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容包含直接、明确推导出的内容。即最高人民法院认为原说明书和权利要求书记载的内容包含从原始申请文件推导出的内容，但仅限于“直接、明确地”推导出的内容。

结语

通过上述两个案例可知，在目前专利法第三十三条的实际运用中，国家知识产权局和最高人民法院的观点均认为根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容包括通过综合原说明书及附图和权利要求书可以推导出的内容。而且最高人民法院将其明确限定为“直接、明确地”推导出的内容。而对于“直接、明确推导出的内容”，笔者认为应理解为结合本领域公知常识经过简单推理即可得出的内容，如果某一内容需要本领域技术人员在原始申请文件的基础上通过大量实验或者复杂的逻辑推理等方式进行证明后才能得出，则应不属于上述“直接、明确推导出的内容”。

综上，我国目前司法实践对专利法第三十三条采取了较为宽泛的理解，我们在办案过程中应当根据案情具体分析，并站位本领域技术人员的角度审慎判断。

注释：

[1]《以案说法——复审、无效典型案例指引》国家知识产权局复审委员会编著，知识产权出版社，2018-09-01

[2]最高人民法院（2010）知行字第53号行政裁定。

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作者：刘林东 符莹莹 北京高沃律师事务所

编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君