维诗经典 | 从“沟帮子”商标行政案，谈商标与地名、产品通用名称及非遗的关系

作者 | 杨安进 沙仁高娃 北京市维诗律师事务所

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商标与地名、产品通用名称及非遗的关系--“沟帮子”商标行政授权确权案

原告：辽宁沟帮子熏鸡集团有限公司

被告：国家工商行政管理总局商标评审委员会

第三人：辽宁沟帮子云杉熏鸡有限公司

一审法院：北京市第一中级人民法院，（2014）一中知行初字第5467号

二审法院：北京市高级人民法院，(2015)高行（知）终字第2533号

再审法院：最高人民法院，（2016）最高法行申4033号

代理人：杨安进、王青，北京市维诗律师事务所律师，一审、二审、再审均代理辽宁沟帮子熏鸡集团有限公司

第一部分 基本案情

一、案件背景

本案争议商标与引证商标信息如下：

争议商标

引证商标1

引证商标2

标样

商标号

9651191

5463189

627274

申请日期

2011/06/28

2006/07/06

1992/03/14

类别

29

29

29

商品服务项目

死家禽;鱼制食品;肉罐头；水果沙拉；食用果冻；熏猪肉；香肠；板鸭；牛奶制品；

肉; 死家禽; 猪肉食品; 鱼制食品; 蛋; 牛奶制品; 食用油; 加工过的瓜子; 酱菜; 花生酱;

肉; 家禽; 野味; 肉汁;

原告是辽宁省一家从事熏鸡等肉类制品的民营企业，在当地享有较高的知名度，其自1992年起开始陆续注册带有“沟帮子”字样的商标，截止到现在有约十多个核准注册的带有“沟帮子”字样的注册商标，原告就其带有“沟帮子”字样的商标进行了大规模的宣传和使用，已享有了较高的知名度和市场识别度。

在该争议商标的初审公告期，原告以争议商标与其在先申请注册商标构成近似商标，且指定商品类似为由，针对争议商标提出了异议，商标局经审理作出异议裁定，认为异议理由不成立，争议商标予以核准注册。

原告不服异议裁定，以相同理由向商评委提出异议复审申请。商评委随后作出异议复审裁定，认定争议商标与引证商标构成近似商标，但只在部分指定商品上构成类似商品，故核准了争议商标在与引证商标不构成类似商品部分的商标申请。

原告不服该复审裁定遂提起行政诉讼。

二、原告主张

原告以争议商标与自己在先申请商标（作“引证商标”）近似、指定商品服务类似，构成修改前《商标法》第二十八条规定之情形，极易在相关人群中导致商品服务来源混淆的后果为由，主张复审裁定事实认定及法律适用均错误，要求法院撤销该复审裁定，并责令被告重新作出裁定。

三、第三人主张

在一审、二审的审理过程中，第三人均主张争议商标与引证商标不构成修改前《商标法》第二十八条规定之情形，即商标不近似，指定商品服务不类似。

其后，在再审阶段，第三人再次提出“沟帮子”是熏鸡等肉质品行业的通用名称，根据修改前《商标法》第十一条第一款第一项的规定：“下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；”，主张引证商标应予以撤销作为抗辩理由。

第二部分 法院观点及判决结果

本案历经北京市第一中级人民法院一审、北京市高级人民法院二审、最高人民法院再审，三级法院在事实认定和法律观点方面高度一致，统一介绍如下：

1.关于争议商标与引证商标是否构成近似、指定商品服务类别是否类似

争议商标的申请日是2011年6月28日，且本案是由被告商评委于2014年5月1日之前审结的案子，故本案适用修改前《商标法》。本案争议商标是否与引证商标构成修改前《商标法》第二十八条规定之情形，即商标近似、指定商品服务类似，均是三级审理过程中的焦点问题。

法院认为，争议商标与引证商标均包含“沟帮子”商标呼叫及整体视觉效果差异不大，属于近似商标标志；争议商标与引证商标核定使用的商品在功能用途、销售渠道、消费对象方面存在密切关联性的商品，属于类似商品。

2.“沟帮子”是否为熏鸡行业的通用名称非本案的审查范围

在本案中，最高院认定“沟帮子”是否是熏鸡行业的通用名称的认定超出了本案的审查范围，故未就“沟帮子”是否是熏鸡类产品的通用名称作出认定。

但是，就如何认定“通用名称”问题，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第7条规定：人民法院在判断诉争商标是否为通用名称时，应当审查其是否属于法定的或者约定俗成的商品名称。依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的，应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的，应当认定该名称为约定俗成的通用名称。被专业工具书、辞典列为商品名称的，可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。

在本案中，第三人未提交任何满足认定“沟帮子”属于通用名称的法律规定或者国家标准、行业标准等文件，也未提供相关证据以证明“沟帮子”构成约定俗称的通用名称。

3.判决结果

本案一审、二审均判决撤销被告国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的原异议复审裁定，并责令被告国家工商行政管理总局商标评审委员会重新作出裁定。再审程序中，最高院裁定驳回了第三人的再审申请。

4.后续程序

根据上述判决，商标评审委员会于2016年2月3日就上述争议重新作出裁定，裁定对争议商标不予核准注册。该裁定作出后，原告与第三人均未提出后续诉讼。

第三部分 案件评析

评析人：

杨安进，北京市维诗律师事务所律师

沙仁高娃，北京市维诗律师事务所律师

1.关于地名与商标

“沟帮子”是辽宁省的一个地名，行政区划属于乡镇一级。熏鸡是沟帮子当地的特产。原告是沟帮子当地熏鸡等肉类制品的龙头企业，早在清朝年间，原告负责人的先人就开始研制“沟帮子”熏鸡独特制作工艺，并经原告对“沟帮子”商标的长期使用和宣传，发展到如今原告的“沟帮子”熏鸡在全国范围内有很高知名度。

在原告的“沟帮子”品牌取得巨大成功之后，当地在很短的时间内就兴起了多家各种各样的“熏鸡企业”，并均试图以各种方式使用“沟帮子”商标。

有的竞争对手以“沟帮子”是地名为由，认为其也可以用于产品宣传，甚至可以用来注册商标。这就涉及到商标与地名问题：

首先，地名可以用来注册商标。修改前《商标法》第十条规定，禁止作为商标进行注册的是县级以上行政区划的地名。本案中，“沟帮子”在行政区划上是乡镇一级，自然不符合禁止性条款的适用。从既存权利的基础上说，“沟帮子”虽是地名，但也是原告已核准注册的商标。故，原告享有“沟帮子”商标专用权合法、有效。

其次，已经被核准注册为商标的地名，权利人对其享有商标专用权。《商标法》在修改前后对于已被核准注册的用地名的商标是否继续有效的规定是一致的，即“继续有效”。这一规定与商标的意义是相辅相成的。

“商标的生命在于使用”。商标进入市场使用，实现其区分商品服务来源的作用，就是该标识“商标性”逐步强化的过程，也是标识本身的字面含义逐渐弱化的过程。为保护权利人合理信赖利益，也为维护既存市场利益分配的稳定性，已经被核准注册为商标的地名，权利人理应享有持续、稳定的商标专用权

第三，他人是否可以以使用地名为由，在申请的商标中包含该地名。评析人认为，答案是否定的。该问题的核心在于，地名是否可以作为禁止其他商标注册的抗辩主张。诚如上文所述，当包含有地名的商标本身是无瑕疵的权利客体时，该权利是受保护的，保护的边界在于，相关公众是否足以将在先商标与争议商标的识别产生混淆。当争议商标的申请已经落入了保护边界以内，毫无疑问是要被予禁止的，仅以地名作为抗辩主张是站不住脚的。

第四，他人是否可以以使用地名为由，在产品的宣传中使用该地名。评析人认为，答案仍然是否定的，在产品的宣传中使用该地名有可能构成商标侵权或“搭便车”的不正当竞争。沟帮子熏鸡当前具有相当的市场影响力和认可度，但这中局面不是凭空而来的，更不是随着地名而自动产生的，而是原告作为商标权人长期、持续、高效进行商标使用和宣传等商业运营的结果。

2.关于商标与通用名称

由于域外网络证据的内容是否容易被篡改，这一点主要涉及域外网络证据形

“通用名称”是常见的商标侵权的抗辩理由，因为一旦某一商标被认定为通用名称，即认为其属于共有区域，不再涉及侵权问题。

通用名称并无立法层面上的定义，尽管最高院颁布了司法解释，其中规定了认定通用名称的标准，但在实践中仍有问题存在，主要集中在以下方面：

其一，地域范围认定模糊。司法解释中规定，“以全国”为地域范围，要兼顾区域在“历史传统、风土人情、地理环境等原因”。在实务中，法院并不一定会就认定的地域作出阐述，出现认定区域模糊的情况。

例如在“澳门豆捞”案中，最高院未就“范围”作出说明，而是沿用二审判决中的措辞“二审判决鉴于502号判决认定‘豆捞’是人们对当今流于港澳地区的一种海鲜火锅的简称，也叫‘香港火锅’、‘澳门火锅’”，从而认定“澳门豆捞”系餐饮行业的通用名称并无不当。”但并未对“人们”的来源区域予以说明。

在认定通用名称时，划定区域是十分有必要的。中国幅员辽阔，文化差异较大，进而导致的结果就是，事物认知差异巨大，若是无视或忽视这样的差异进行通用名称的认定，既不符合实际市场需要，对权利人也是极为不利的。

其二，认定标准主观性太强，实际操作中把握合适的尺度较难。认定通用名称的标准究竟应该满足那些量化性的指标呢？尚无定论。最高院在“2009年指导案例46号：山东鲁锦实业有限公司诉鄄城县鲁锦工艺品有限责任公司、济宁礼之邦家纺有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案”明确了判断具有地域性特点的商品通用名称，应当注意的综合分析点，包含：

（1）该名称在某一地区或领域约定俗成，长期普遍使用并为相关公众认可；

（2）该名称所指代的商品生产工艺经某一地区或领域群众长期共同劳动实践而形成；

（3）该名称所指代的商品生产原料在某一地区或领域普遍生产。

这样的判例是有积极作用的，但作用有限，原因有二：

其一，案例给出了也只是给出了“判断具有地域性特点的商品通用名称，应当注意的综合分析点”，但缺乏操作层面的统一标准，在实际运用中还是要很大程度上依靠法官的自由裁量和心证；

其二，该案例未给出全国性质的通用名称认定，应该如何分析，是否应该参照区域性的认定呢？

此外，评析人认为，在认定通用名称否时，应严格划定时间节点，严格地将时间拨回到涉案商标的申请日，尽可能还原、重现事实，并结合申请日时期的历史、行业背景进行综合分析，尤其是区分因历史积淀而产生的商标知名度和因商标本身及通过使用而产生的知名度。

3.关于非物质文化遗产与商标

本案中，原告的熏鸡制作工艺被认定为辽宁省非物质文化遗产，该问题虽然在本案中并非争议焦点问题，但引发评析人对于非遗与商标关系的思考。

非物质文化遗产与商标注册本身并不冲突。《非物质文化遗产保护法》第四十四条规定：“使用非物质文化遗产涉及知识产权的，适用有关法律、行政法规的规定。”据此，非物质文化遗产涉及商标权的，应当适用我国商标法的相关规定。

北京市高级人民法院就杨华祥与商评委及第三人李业红、郭宏杰因第3993808号“汤瓶八诊” 争议商标注册商标无效宣引发的商标行政确权纠纷出的第(2016)京行终1479号判决，就非物质文化遗产及商标的关系做了认定。该案争议焦点为与非物质文化遗产同名的标志能否注册为商标。北京高院认定，争议商标“汤瓶八诊”虽然经过了使用具有一定知名度，并被评为宁夏著名商标，但相对于已有1300年历史、在回族民间广泛流传并被认定为国家级非物质文化遗产的“回族汤瓶八诊疗法”，无论是在争议商标的使用时间、使用范围方面，还是在相关公众的客观认知效果方面，争议商标通过使用所建立的知名度，仍不足以抵消或者超越相关公众对“汤瓶八诊”是一种具有中国回族特色的养生保健疗法的认知，因此，在案证据尚不足以认定争议商标属于商标法第十一条第二款规定的可以注册的情形（即经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册），争议商标应予无效宣告。

据此可知，非物质文化遗产名称是否可作为商标注册，须考量的因素为：使用非物质文化遗产名称注册的商标，经过使用并有一定知名度的，若该商标无论在使用时间、使用范围方面,还是在相关公众的客观认知效果方面，其知名度仍不足以抵消或者超越相关公众对该标识作为非物质文化遗产的认知，则该商标就属于《商标法》第十一条第一款规定的情形，不应予以注册。

据上文所述，评析人认为，在判断非物质文化遗产名称是否可以主张成为注册商标，需要比较非物质文化遗产名称和相关商标在相关公众中的知名度，即是否存在后者被前者完全被覆盖的情况，如有，则争议商标不能被核准注册。但在判断是否有完全被覆盖之情况时，又需综合考虑非物质文化遗产认定和争议商标使用的时间先后，以及申请核准的商品及服务类别是否有类似及高关联度等。

此外，非物质文化遗产的传承人往往并非唯一，这是非物质文化遗产的特殊属性所致。非遗行政管理机构往往是对某一项非物质文化遗产的代表性传承人进行认定，而对于客观存在的“非代表性传承人”，无论是从历史渊源进行追溯，还是从后期的商业运营，均难以否认其权利人身份。与非遗有关的商标在代表性传承人和非代表性传承人之间如何分配权利，也是个实践中需要不断摸索的问题。